M32. 특허출원 및 심사제도

1. 3. 특허의 창출 M32. 특허출원 및 심사제도

2. 1. 무엇을 어떻게 특허출원할 것인가 ? • 특허침해탐지용이여부에 따라 • 제품 → 장치 → 공정 순 중요 • 공정의 경우 노하우인지 여부를 확인 • 대기업의 경우, 방법발명은 know-how 유출 우려 및 침해적발난이로 인해 꺼려함 (기술이전을 고려한 특허출원필요) • REVERSE ENG이 가능한 제품인가 ? • 장치의 경우 외주업체와의 관계상 필요 1 제품 【청구항1】 반죽한 메밀을 제공하는 단계, 상기 반죽한 메밀로부터 국수를 뽑는 단계, 및 상기 뽑은 국수를 돌리면서 안착시키는 단계 를 포함하는 냉면 제조 방법. 2 3 장치 공정

3. 특허출원 YES NO NO YES YES NO YES YES NO NO KNOW-HOW 2. 특허출원이 과연 필요한가 ? 특허획득시 침해적발 및 권리행사 可 ? 비밀상태 영구유지 可 ? 기술공개시 피해 우려 ? 경쟁사에서 동일 기술개발 및 모방 可 ? 특허마케팅 필요 ? 단, KNOW-HOW로 보호시 날짜가 기재된 연구노트 등의 내부자료필요 (∵ 선사용권 확보)

4. 3. 어느 국가에 특허출원할 것인가 ? 시장 및제조자 등 종합적인 고려 필요 한국에 외국기업의 출원이 많은 이유는 시장보다도 삼성전자, LG전자 등의 대기업을 견제하기 위한 전략의 일종임

5. 4. 언제 특허출원할 것인가 ? 시간 및비용 등 종합적인 고려 필요 PCT 출원의 경우, 등록까지의 시간은 오래 걸릴 수 있지만 초기비용을 절약할 수 있음

6. 5. 특허출원과 특허등록 • 제3자에게 기술 정보 제공 → 공개제도, 산업발전에 이바지 • 동일유사문헌에 대한 선행자료 → 경쟁자의 특허획득견제 • 마케팅 수단 특허출원 방어중심 심사청구대상에 한함 방식심사 실체심사 ※특허출원시출원인이 모든 권리를 가지며, 발명자는 발명자 게재권 등 명예를 가짐 특허등록 • 독점배타적인 권리확보로 경쟁자 견제 • 라이센싱을 통한 수익 창출 • 마케팅 수단 공격중심

7. 6. 선행기술조사 • 선행문헌을 검색하여 동일출원에 따른 비용발생방지→ 일부 산학협력단 및 기업에서 해외출원여부평가를 위한 선행기술조사 실시 • 선행문헌을 검색하여 특정기술분야 트렌드 파악 • → PATENT MAP으로 발전 可 • 출원대상발명과 유사한 선행문헌을 검색하여 출원대상발명의 진보성을 높일 수 있는 방안 마련 • 일본의 경우 사전특허 정보조사를 상당히 중요시 • 한국 대기업의 S급 및 A급 출원의 경우, 선행특허조사를 통하여 특허성 예비 파악 선행문헌 공개 출원예정발명 A 발명 A’발명 진보성 차이 無 진보성 ↑ A’+α 발명

8. 심사통과 ○ 심사청구 대상에 한해 국내우선권주장·해외출원可 심사청구 可 보정 可 최초거절이유통지 심사통과 × 7. 특허출원절차 출원공개 1년 1년6개월 5년 실체심사 등록결정 등록료 납부 발명 출원 설정등록 특허권 발생 출원일로부터 20년 권리소멸 거절결정 (재심사청구) 심판

9. 원천기술의 한계극복 8. 특허출원의 업데이트 기술발전방향 특허출원방향 원천기술의 한계 • 대부분의 원천기술은 바로 상용화 불가능 • 특허는 출원후 20년 경과시 소멸되므로 원천기술임에도 불구하고 효용성이 낮을 수 있음 • 미래수요를 예측하여 개량출원을 통한 원천특허 유지필요 (EVERGREEN 전략)

10. 9. 신규성 상실시의 출원방안 • 하늘이 무너져도 솟아날 구멍은 있다 ! • 기본원칙 - 공표하기 전에 먼저 특허출원 • 반드시 출원 내용과 동일한 내용으로 공표시출원담당 특허사무소의 담당변리사에게 알려줄 것 → 심사관이 추후 공표 내용으로 거절시 대책이 없음 • 한국에서는 신규성상실시신규성상실일로부터 1년 이내에 신규성의제주장출원으로 특허등록가능 (단, 모든 신규성 상실 사유에 대해 신규성의제 증명서류 제출 필요) • 간행물에 게재된 발명의 경우, 한국, 일본, 대만, 러시아, 미국 등을 제외한 나머지 국가에서는 신규성의제가 인정되지 않아 특허등록이 불가능 • 간행물에 공표하기 전에 출원할 시간이 없는 경우 우선 발명 내용을 한국에 가출원(특허청구범위 불포함]하거나 미국에 가출원(provisional application)하고 추후 이에 대한 우선권을 주장하여 타국에 출원 可 • 미국 가출원은 한글 원본으로도 가능하나 발명이 이해할 수 있을 정도로 기재되어야 함

11. 2013.08.20 선출원 1년이내 CLAIM A, CLAIM B 기재 10. 국내우선권주장제도 2014.03.20 국내우선권주장출원 (후출원) CLAIM으로 C를 추가 (신규사항) • 선출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명을 기초로 하여 1년 이내에 우선권을 주장하여 출원 가능 (특허법 제55조) • 단, 선출원이 국내우선권주장출원시에 포기·무효·취하·각하되거나 특허여부의 결정 또는 심결이 확정된 경우는 제외 • 국내우선권주장출원시 출원번호가 새로 부여되며 선출원은 취하간주됨 • 유의점 – 특허청구범위에 기재된 내용이 선출원시 기재된 내용인지 후출원시 기재된 내용인지에 따라 심사기준일이 달라짐 • CLAIM A, B는 2013.08.20을 출원일로 간주하여 심사가 진행되나, CLAIM C는 2014.03.20을 출원일로 간주하여 심사 진행

12. 11. 국내우선권주장제도의 이용예 선출원 국내우선권주장 출원 1년이내 광촉매용 TiO2소재 광촉매의 성능을 향상시키는 방법으로서 광촉매에 TiO2소재를 사용하는 아이디어가 떠올랐으나 구체적인 결정구조 제어방법은 미확정 TiO2소재의 결정구조를 구체화 TiO2를 사용하여 광촉매소재의 결정 구조를 추가한 내용을 국내우선권주장출원시 기본개념은 선출원의 출원일을 기준으로 심사하고 구체화한 추가내용은 후출원일을 기준으로 심사 주요 대기업에서 개발할 가능성이 높아서 빨리 출원할 필요성 高 광촉매의 소재로서 TiO2를 사용한다는 내용을 기재한 명세서를 작성하여 출원

13. 【명세서】 【발명의 명칭】 【기술분야】 【배경기술】 【발명의 내용】 【해결하려는 과제】 【과제의 해결 수단】 【발명의 효과】 【도면의 간단한 설명】 【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】 【부호의 설명】 【특허청구범위】 【요약서】 【도면】 구체적 12. 발명의 문서화 문서화 발명 추상적

14. 13. 명세서의 역할 특허법 제1조 이 법은 발명을 보호·장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지 함을 목적으로 한다 권리서 기술문헌 특허발명의 보호범위를 정확히 명시하는 역할 발명의 기술적 내용을 공개하는 역할 특허청구범위 발명의 상세한 설명 명세서 명확하고 간결하게 기재 당업자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 기재

15. 14. 전자출원제도 명세서 작성 출원서등 서식 작성 온라인제출 제출결과조회 전자문서작성기 (K-editor) 서식작성기 (KEAPS) 서식작성기(KEAPS) 또는 특허청 홈페이지 서식작성기(KEAPS) 또는 특허청 홈페이지 중간서류 등 서식작성 수수료 납부 첨부문서 입력기 인터넷 뱅킹 특허청의 참고

16. 15. 중간사건 처리절차 심사청구 약 10-12개월 새로운 거절이유가 발견되면 다시 거절 중간사건 지정기간 2개월 1개월 이상 단위로 기간연장가능 (단, 4개월부터는 제한) 의견서 및 보정서 보정에 의해 거절이유 발생시 심사 거절이유 해소 최종거절이유통지 If 거절이유 미극복시 등록결정 의견서 및 보정서 거절결정 30일 이내에 청구 가능하며 연장 가능 재심사청구 거절결정불복심판

17. 16. 심사시 거절되면 안 좋은가 ? 야생화 온실속의 화초 출원 VS 중간사건(거절) 거절후 등록된 청구항 거절없이 등록된 청구항 특허청구범위 등 보정 등록후에는 명세서 정정이 어려우므로, 인용되지 않았던 선행문헌에 의해 무효심판이 제기되는 경우 대처가 어려울 수 있음 출원중 심사시 관련선행기술에 의해 거절되는 것이 바람직 등록

18. 17. 보정가능범위 NO • 의견서 및 보정서 모두 심사관이 지정한 기간내에 제출해야 한다 ? • 명세서 보정범위 (특허법 제47조) • 최초 거절이유 통지시 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위내 • 최후 거절이유 통지시 or 재심사청구시 • 청구항을 한정/삭제하거나 청구항에 부가하여 특허청구범위를 감축시 • 잘못된 기재를 정정하는 경우 • 분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는 경우 • 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위를 벗어난 보정에 대하여 그 보정전 특허청구범위로 되돌아가거나 되돌아가면서 전술한 내용에 한해서 보정하는 경우

19. 18. 거절이유 빈도수 2 발명의 상세한 설명 특허청구범위 기재불비 특허법 제42조 3 신규성 특허법 제29조제1항 기술적 사상의 동일성 1 진보성 특허법 제29조제2항 기술적 사상의 자명성 특허요건 5 선원주의 특허법 제36조 4 확대된 선원주의 특허법 제29조제3항 거절이유 빈도수: 진보성 > 기재불비 > 신규성> 확대된 선원주의 > 선원주의

20. 19. 일반적인 거절이유 1. 기재불비 • 발명의 상세한 설명에 대한 기재불비 - 당업자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 기재되어 있지 않은 경우 • 청구범위에 대한 기재불비 - 발명의 상세한 설명에 뒷받침되지 않는 경우 - 발명이 명확하고 간결하게 기재되지 않은 경우 - 청구항 기재방식에 위배되는 경우 2. 진보성 3. 신규성 • 출원전에 공개된 문헌에 기재된 발명으로부터 당업자가 용이하게 발명할 수 있는 경우 • 출원전에 공개된 문헌에 기재된 발명과 동일한 경우

21. 20. 중간사건 대응방안 • 기재불비 지적시 • 최초 출원시의 명세서에 기재된 범위내에서 명세서를 보정 필요 • 불명료 지적 내용은 본원 출원전에 공개된 문헌이나 본원의 선행문헌으로 사용하기에 부적합한 선행문헌을 인용하여 당업자에게 공지된 사항임을 주장 가능 • 청구항이 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되지 않는다고 하는 경우 청구항의 summary를 만들어 발명의 상세한 설명에 삽입 • 실험예 기재 여부 • 진보성 결여 지적시 • 인용문헌의 공개일이 최초 출원일보다 빠른지 여부를 확인 • 선행문헌과 본원 청구항을 상호 비교하여 구성상의 차이점 분석(당업자가 그 차이점을 용이하게 극복할 수 있는지 여부를 판단) • 선행문헌에 개시된 구성요소들을 분해 • 분해된 구성요소와 본원 구성요소들과의 대응관계 분석 • 본원과 선행문헌과의 목적, 구성, 효과상의 차이점 추출 • 선행문헌의 범위를 벗어나도록 특허청구범위를 보정한 보정서를 제출 • 의견서에 선행문헌 내용 중 본원발명의 기본개념과 반대되는 내용 등을 주로 기재 • 항상 보정된 청구항에 기재된 내용을 기초로 하여 심사관의 거절이유를 반박

22. 20. 중간사건 대응방안 • 신규성 결여 지적시 • 인용문헌의 공개일이 최초 출원일보다 빠른지 여부를 확인 • 선행문헌과 본원 청구항을 상호 비교하여 구성상의 차이점 분석 (동일성 여부 판단) • 선행문헌에 개시되지 않은 구성요소를 포함하도록 청구항 재작성 (독립항 위주로) • 심사관을 설득할 수 있는 구체적이고 성실한 의견서를 작성해 제출 • 항상 보정된 청구항에 기재된 내용을 기초로 하여 심사관의 거절이유를 반박 • 확대된 선원주의/선원주의 결여 지적시 • 확대된 선원주의 및 선원주의는 동일국내의 출원간에만 적용(외국문헌 인용 불가) • 확대된 선원주의는 출원시의 출원인/발명자와 선행문헌의 출원인/발명자가 동일인 경우 선행문헌을 인용 불가능하므로 거절이유 대응시 확인 필요 • 확대된 선원주의 – 선행문헌의 명세서의 상세한 설명과 본원의 청구항을 상호 비교 분석 (동일성 판단) • 선원주의 - 선행문헌의 청구항과 본원의 청구항을 상호 비교 분석 (동일성 판단) • 구성상의 차이점에 기초한 청구항재작성 및 의견서 제출 • 항상 보정된 청구항에 기재된 내용을 기초로 하여 심사관의 거절이유를 반박