REGGIO CALABRIA, 19.06.2012

1. REGGIO CALABRIA, 19.06.2012 S.L.B. - Studio Legale Borghese 2012

2. Seminario su Marchi e Disegni Comunitari S.L.B. - Studio Legale Borghese 2012

3. LA TUTELA DEI MARCHI E DEI DISEGNI IN SEDE GIUDIZIALE: S.L.B. - Studio Legale Borghese 2012

4. ART. 2598 c.c. ATTI di CONCORRENZA SLEALE Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque: 1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l’attività di un concorrente; 2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull’attività di un concorrente, idonei a determinare il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell’impresa di un concorrente; 3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo con conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda. S.L.B. - Studio Legale Borghese 2011

5. D. Lgs. 10 febbraio 2005 n.30, pubblicato sulla G.U. del 4 marzo 2005 n. 52 • Modifiche: Legge n. 99 del 22.06.2010 e D.Lgs n. 131 del 13.08.2010 IL CODICE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE S.L.B. - Studio Legale Borghese 2011

6. ART. 134.NORME IN MATERIA DI COMPETENZA Sono devoluti alla cognizione delle sezioni specializzate previste dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168: a) i procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispecie che non interferiscono, neppure indirettamente, con l’esercizio dei diritti di proprietà industriale, nonché in materia di illeciti afferenti all’esercizio dei diritti di proprietà industriale ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e degli articoli 81 e 82 del Trattato che istituisce la Comunità europea, la cui cognizione è del giudice ordinario, e in generale in materie che presentano ragioni di connessione, anche impropria, con quelle di competenza delle sezioni specializzate…… …b); c); d)…..omissis… S.L.B. - Studio Legale Borghese 2011

7. ART. 1. DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE Ai fini del presente codice, l'espressione proprietà industriale comprende marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali. S.L.B. - Studio Legale Borghese 2011

8. ART. 120 C.P.I. GIURISDIZIONE E COMPETENZA …“La competenza in materia di diritti di proprietà industriale appartiene ai Tribunali espressamente indicati a tale scopo dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168”. S.L.B. - Studio Legale Borghese 2011

9. L’art. 3 D.leg. 168/2003 attribuisce alle sezioni specializzate la competenza in materia di marchi comunitari: le sezioni specializzate agiscono quindi, in qualità di giudice comunitario, abilitate a dispensare una tutela extra territoriale (cross- border) sulle privative comunitarie. Le sezioni specializzate come giudice comunitario S.L.B. - Studio Legale Borghese 2011

10. Il D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168, “Istituzione di sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso tribunali e Corti d’appello”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 luglio 2003, n. 159, ha dato attuazione alla delega prevista dalla legge 12 dicembre 2002, n. 273, art. 16, nel termine prescritto di sei mesi. Il decreto è entrato in vigore il giorno successivo la pubblicazione in Gazzetta, quindi il 12 luglio 2003 TRIBUNALE DELLE IMPRESELegge 24.03.2012 n. 27 S.L.B. - Studio Legale Borghese 2011

11. L’art. 1 del D.leg. 168/2003– che riproduce l’art. 16.1 a) della legge delega – istituisce le sezioni specializzate presso i tribunali e le corti d'appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia. Le sezioni hanno quindi una competenza territoriale molto vasta, ultradistrettuale. Tra i dodici tribunali e corti individuate come sedi delle sezioni specializzate non vi è Cagliari. LA COMPETENZA PER TERRITORIO S.L.B. - Studio Legale Borghese 2011

12. I TRIBUNALI SEDI DI SEZIONI SPECIALIZZATE IN ITALIA MILANO TORINO GENOVA FIRENZE NAPOLI PALERMO TRIESTE VENEZIA BOLOGNA ROMA BARI CATANIA S.L.B. - Studio Legale Borghese 2011

13. SEGNI ATTI A COSTITUIRE UN MARCHIO COMUNITARIO: Possono costituire marchi comunitari tutti i segni che possono essere riprodotti graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, la forma dei prodotti o del loro imballaggio, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese. ART. 4 R.M.C.Reg. (CE) 26-2-2009 n. 207/2009REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO sul marchio comunitarioPubblicato nella G.U.U.E. 24 marzo 2009, n. L 78.(Il presente Reg. ha abrogato il Reg. (CE) n. 40/94) S.L.B. - Studio Legale Borghese 2011

14. OGGETTO DELLA REGISTRAZIONE: Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese. ART. 7 C.P.I. S.L.B. - Studio Legale Borghese 2011

15. - DISTINTIVITA’ - NOVITA’ - LICEITA’ - NON DECETTIVITA’ REQUISITI DI VALIDITA’ DI UN MARCHIO S.L.B. - Studio Legale Borghese 2011

16. REGOLAMENTO CE n. 40/94 REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO SUL MARCHIO COMUNITARIO - Pubblicato nella G.U.C.E. 14 gennaio 1994, n. L 11. - Entrato in vigore il 15 marzo 1994 ABROGATO DALL’ART. 166 REGOLAMENTO CE n. 207/2009REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO sul marchio comunitario - Pubblicato nella G.U.C.E. del 24/03/09 S.L.B. - Studio Legale Borghese 2011

17. ARTICOLO 7  - REG.CE n. 207/2009 IMPEDIMENTI ASSOLUTI ALLA REGISTRAZIONE 1.  Sono esclusi dalla registrazione: a)   i segni non conformi all'articolo 4; b)   i marchi privi di carattere distintivo; c)   i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio; S.L.B. - Studio Legale Borghese 2011

18. ….ART. 7 REG. 207/09 d)   i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che siano divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o nelle consuetudini leali e costanti del commercio; e)   i segni costituiti esclusivamente: i)  dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto; ii)  dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico; iii)  dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto; f)   i marchi contrari all'ordine pubblico o al buon costume; S.L.B. - Studio Legale Borghese 2011

19. ….ART. 7 REG. 207/09 g)i marchi che possono indurre in errore il pubblico, per esempio circa la natura, la qualità o la provenienza geografica del prodotto o del servizio; h)i marchi che, in mancanza di autorizzazione delle autorità competenti, devono essere esclusi dalla registrazione ai sensi dell'articolo 6 ter della convenzione di Parigi per la tutela della proprietà industriale, denominata di seguito "convenzione di Parigi"; i) i marchi che comprendono distintivi, emblemi o stemmi diversi da quelli previsti dall'articolo 6 ter della convenzione di Parigi e che presentano un interesse pubblico particolare, a meno che le autorità competenti ne abbiano autorizzato la registrazione; S.L.B. - Studio Legale Borghese 2011

20. ….ART. 7 REG. 207/09 j) I marchi dei vini che contengono o consistono in indicazioni geografiche che identificano vini, o degli alcoolici che contengono o consistono in indicazioni geografiche che identificano alcoolici, rispetto ai vini o alcoolici che non hanno tale origine; k)   i marchi che contengono o consistono in una denominazione d'origine o un'indicazione geografica registrata conformemente al regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotto agricoli e alimentari , corrispondente a una delle situazioni di cui all'articolo 13 del suddetto regolamento e concernente lo stesso tipo di prodotto, purché la domanda di registrazione del marchio sia presentata successivamente alla data di presentazione alla Commissione della domanda di registrazione della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica. S.L.B. - Studio Legale Borghese 2011

21. ….ART. 7 REG. 207/09 2.  Il paragrafo 1 si applica anche se le cause d'impedimento esistono soltanto per una parte della Comunità. 3.  Il paragrafo 1, lettere b), c) e d), non si applica se il marchio ha acquistato, per tutti i prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all'uso che ne è stato fatto. S.L.B. - Studio Legale Borghese 2011

22. “Non sono nuovi, ai sensi dell’art. 7, i segni che alla data di deposito della domanda: a) consistano esclusivamente in segni diventati di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio; b) siano identici o simili ad un segno già noto come marchio o segno distintivo di prodotti fabbricati, messi in commercio, o prestati da altri per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell’identità o somiglianza tra i segni e dell’identità o affinità fra i prodotti o servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. NOVITA’ ART. 12 C.P.I. S.L.B. - Studio Legale Borghese 2011

23. Si considera altresì noto il marchio che ai sensi del’art. 6-bis della Convenzione di Unione di Parigi per la proprietà industriale, testo di Stoccolma 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n.424, sia notoriamente conosciuto presso il pubblico interessato, anche in forza della notorietà acquisita nello Stato attraverso la promozione del marchio.L’uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità, ma il terzo preutente ha diritto di continuare nell’uso del marchio, anche ai fini della pubblicità, nei limiti della diffusione locale, nonostante la registrazione del marchio stesso. L’uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non è di ostacolo alla registrazione; ...Art. 12 C.P.I. S.L.B. - Studio Legale Borghese 2011

24. c) Siano identici o simili ad un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio aziendale, adottato da altri…..omissis…. d) Siano identici ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato in seguito ad una domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici; …..omissis…. ...Art. 12 C.P.I. S.L.B. - Studio Legale Borghese 2011

25. “Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa i segni privi di carattere distintivo e in particolare quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio.” DISTINTIVITA’ART. 13 – co 1 – C.P.I. S.L.B. - Studio Legale Borghese 2011

26. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa: a) I segni contrari alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume; b)I segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi; c)I segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto d’autore, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi. LICEITA’ ART. 14 – coI°C.P.I. S.L.B. - Studio Legale Borghese 2011

27. DISEGNI E MODELLI COMUNITARIFONTI NORMATIVE:- INTERNAZIONALI- COMUNITARIE- NAZIONALI S.L.B. - Studio Legale Borghese 2012

28. NORMATIVA INTERNAZIONALE: - ACCORDO DELL’AJA RELATIVO AL DEPOSITO INTERNAZIONALE DI DISEGNI E MODELLI INDUSTRIALI Legge 24 ottobre 1980, n. 744. RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DE L'AJA DEL 6 NOVEMBRE 1925, riveduto a Londra il 2 giugno 1934 e a L'Aja il 28 novembre 1960, con protocollo e regolamento di esecuzione, quale risulta modificato e integrato dall'atto complementare di Stoccolma del 14 luglio 1967 S.L.B. - Studio Legale Borghese 2012

29. NORMATIVA COMUNITARIA:- DIRETTIVA 98/71/CEdel Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli.- REGOLAMENTO (CE) N. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari, modificato dal regolamento (CE) n. 1891/2006 del Consiglio del 18 dicembre 2006 S.L.B. - Studio Legale Borghese 2012

30. Il Regolamento sui disegni e modelli comunitari – R.D.C. - armonizza le varie legislazioni in materia e consente di poter registrare un disegno o un modello a livello comunitario. S.L.B. - Studio Legale Borghese 2012

31. Il regolamento prevede due tipi di disegno o modello:1. DMCNR (dis/mod comunitario NON REGISTRATO)2. DMCR (dis/mod comunitario REGISTRATO)Entrambi i tipi di disegni o modelli, per essere protetti, devono essere nuovi ed avere un carattere specifico (carattere individuale). S.L.B. - Studio Legale Borghese 2012

32. IL DISEGNO O MODELLO COMUNITARIO REGISTRATO: I DMCR vengono protetti a seguito della loro registrazione per un periodo di 5 anni rinnovabile altre quattro volte fino ad una durata massima di 25 anni. S.L.B. - Studio Legale Borghese 2012

33. ART. 4 R.D.C.REQUISITI PER LA PROTEZIONE1. Un disegno o modello è protetto come disegno o modello comunitario se ed in quanto è nuovo e possiede un carattere individuale. S.L.B. - Studio Legale Borghese 2012

34. AI SENSI DEL REGOLAMENTO, POSSONO ESSERE REGISTRATI OGGETTI BIDIMENSIONALI (DISEGNI) O TRIDIMENSIONALI (MODELLI) ED UN UNICO DEPOSITO PUÒ COMPRENDERNE UNA SERIE MOLTO ESTESA (SINO A CENTO) PURCHÉ CIASCUNA DELLE RAPPRESENTAZIONI DA PROTEGGERE RICADA NELLA STESSA CLASSE DELLA CLASSIFICA SCATURITA DALLA CONVENZIONE DI LOCARNO DELL’8.10.1968, RATIFICATA DALL’ITALIA CON L. N. 348/1974 S.L.B. - Studio Legale Borghese 2012

35. ART. 5 R.D.C.NOVITA’1. Un disegno o modello si considera nuovo quando nessun disegno o modello identico sia stato divulgato al pubblico: a) per i disegni o modelli comunitari non registrati, anteriormente alla data alla quale il disegno o modello per cui è rivendicata la protezione è stato divulgato al pubblico per la prima volta; b) per i disegni o modelli comunitari registrati, anteriormente alla data di deposito della domanda di registrazione del disegno o modello per cui si domanda la protezione ovvero, qualora sia rivendicata una priorità, anteriormente alla data di quest'ultima. S.L.B. - Studio Legale Borghese 2012

36. ART. 6 R.D.C.CARATTERE INDIVIDUALE1. Si considera che un disegno o modello presenti un carattere individuale se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce in modo significativo dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato al pubblico.2. Nell'accertare il carattere individuale si prende in considerazione il margine di libertà dell'autore nel realizzare il disegno o modello. S.L.B. - Studio Legale Borghese 2012

37. ART. 12 R.D.C. DURATA DELLA PROTEZIONE DI DISEGNI E MODELLI COMUNITARI REGISTRATIIn seguito alla registrazione presso l'Ufficio il disegno o modello che possieda i requisiti di cui alla sezione 1 è protetto come disegno o modello comunitario registrato per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di deposito della domanda di registrazione. Il titolare del diritto può ottenere la proroga della durata della protezione per uno o più periodi di cinque anni fino ad un massimo di venticinque anni dalla data di deposito. S.L.B. - Studio Legale Borghese 2012

38. ART. 19 R.D.C. DIRITTI CONFERITI DAL DISEGNO O MODELLO COMUNITARIO 1. Il disegno o modello comunitario registrato conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzare il disegno o il modello e di vietarne l'utilizzo a terzi senza il suo consenso. Sono in particolare atti di utilizzazione ai sensi della presente disposizione la fabbricazione, l'offerta, la commercializzazione, l'importazione, l'esportazione o l'impiego di un prodotto in cui il disegno o modello è incappato o cui è applicato, ovvero la detenzione di siffatto prodotto per i fini suddetti. S.L.B. - Studio Legale Borghese 2012

39. IL DISEGNO O MODELLO COMUNITARIO NON REGISTRATO:I DMCNR sono protetti dalla loro divulgazione per 3 anni, senza necessità che venga effettuato alcun deposito. La protezione vale per tutti i disegni o modelli divulgati nell’Unione europea ed è in vigore dal 6 Marzo 2002. Essa conferisce al titolare il diritto di poter impedire solo copie sistematiche del modello, così come realizzato. S.L.B. - Studio Legale Borghese 2012

40. ART. 11 R.D.C. DURATA DELLA PROTEZIONE DI DISEGNI O MODELLI COMUNITARI NON REGISTRATI 1. Il disegno o modello che possieda i requisiti di cui alla sezione 1 è protetto come disegno o modello comunitario non registrato per un periodo di tre anni decorrente dalla data in cui il disegno o modello è stato divulgato al pubblico per la prima volta nella Comunità. S.L.B. - Studio Legale Borghese 2012

41. ART. 19 R.D.C. DIRITTI CONFERITI DAL DISEGNO O MODELLO COMUNITARIO 2. Il disegno o modello comunitario non registrato tuttavia conferisce al titolare il diritto di vietare gli atti di cui al paragrafo 1 soltanto se l'utilizzazione contestata deriva dalla copiatura di un disegno o modello protetto S.L.B. - Studio Legale Borghese 2012

42. NORMATIVA NAZIONALE:- CODICE della PROPRIETA’ INDUSTRIALE - D.LGS n. 30/2005 C.P.I. - SEZIONE IIIDisegni e ModelliART. 31 - 44 S.L.B. - Studio Legale Borghese 2012

43. ART. 31 C.P.I.REGISTRAZIONE DI DISEGNI E MODELLI1. Possono costituire oggetto di registrazione come disegni o modelli l’aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalla caratteristica delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento, a condizione che siano nuovi ed abbiano carattere individuale S.L.B. - Studio Legale Borghese 2012

44. ART. 32 C.P.I.NOVITA’1. Un disegno o modello è nuovo se nessun disegno o modello identico è stato divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione, ovvero, qualora si rivendichi la priorità, anteriormente alla data di quest’ultima. I disegni o modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti. S.L.B. - Studio Legale Borghese 2012

45. ART. 33 C.P.I.CARATTERE INDIVIDUALE1. Un disegno o modello ha carattere individuale se l’impressione generale che suscita nell’utilizzatore informato differisce dall’impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest’ultima. S.L.B. - Studio Legale Borghese 2012

46. - LEGGE SUL DIRITTO D’AUTORE - Legge 22 aprile 1941, n. 633PER LA TUTELA DEI DISEGNI PROTETTI DA DISEGNO REGISTRATO È AMMESSO IL CUMULO CON LA PROTEZIONE CONFERITA DALLA LEGGE SUL DIRITTO D’AUTORE. I SINGOLI STATI DETERMINANO LA ESTENSIONE DELLA PROTEZIONE ED IL GRADO DI ORIGINALITÀ CHE I DISEGNI/MODELLI DEVONO POSSEDERE. S.L.B. - Studio Legale Borghese 2012

47. MARCHIO TRIDIMENSIONALE FONTI NORMATIVE: - REGOLAMENTO CE n. 40/94 DEL CONSIGLIO SUL MARCHIO COMUNITARIO Abrogato dall’art. 166 delREG. CE n. 207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario, pubblicato nella G.U.C.E. del 24/03/09 S.L.B. - Studio Legale Borghese 2012

48. ART. 4 R.M.C.SEGNI ATTI A COSTITUIRE UN MARCHIO COMUNITARIO«Possono costituire marchi comunitari tutti i segni che possonoessere riprodotti graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, la forma dei prodotti o del loro imballaggio, a condizione che tali segni siano adatti adistinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese» S.L.B. - Studio Legale Borghese 2012

49. LA FORMULAZIONE LETTERALE DELL’ART. 4 DEL REGOLAMENTO (CE) n. 207/2009 SUL MARCHIO COMUNITARIO, NON LASCIA DUBBI SUL FATTO CHE UN MARCHIO TRIDIMENSIONALE SIA, IN LINEA DI PRINCIPIO, IDONEO ALLA REGISTRAZIONE, SEMPRECHÉ SODDISFI ALMENO IL REQUISITO DI POTER COSTITUIRE OGGETTO DI RIPRODUZIONE GRAFICA. S.L.B. - Studio Legale Borghese 2012

50. SECONDO UN ORIENTAMENTO ORMAI COSTANTE DELLA GIURISPRUDENZA COMUNITARIA UN MARCHIO (TRIDIMENSIONALE) PER OTTENERE LA REGISTRAZIONE DEVE POSSEDERE QUELLE CARATTERISTICHE DISTINTIVE ESCLUSIVE CHE LO RENDONO ASSOLUTAMENTE RICONOSCIBILE AL CONSUMATORE MEDIO, E NON DEVE INCORRERE IN UNO DEGLI IMPEDIMENTI DI CUI ALL’ART. 7 RMC. S.L.B. - Studio Legale Borghese 2012