특허침해소송의 성공적 조기종결을 위한 우리기업의 전략 - 배심재판절차 이전 단계에서의 소송흐름을 중심으로 -

1. 특허침해소송의 성공적 조기종결을 위한 우리기업의 전략- 배심재판절차 이전 단계에서의 소송흐름을 중심으로 - 2006. 6 서정수 일진그룹 부장

2. 목 차 1. 소송 제기 2. 가처분 3. 예비회의 - 소송의 이송 및 분리 등 4. 재심사 5. 증거조사 6. 마크맨 청문회 7. 약식판결 신청

3. 사실관계 가상 시나리오 흐름 확인소송 제기(피고) 쟁송 제품개발 재심사(피고) 국 ∙ 내외 시장 출시 특허침해소송 제기(원고) 경고장 수령, 분석/ 특허권자 및 특허 분석 가처분절차(원고) 예비회의 대응전략수립 증거조사 협상실패 협상시도 마크맨 청문회(피고) 중재 협상 성공 약식판결청구(피고) 화해 및 라이센스계약 공판 비침해 판결 항소법원에 항소(원고)

4. 사실관계 가상 시나리오 사실관계 피고측 원고측 SJ (한국 완제품 제조) SJ America (미국지사) 미국 수출 NTP (독점적 라이센시) 침해 소송 라이센스 허여 부품 공급 판매 HD (한국 부품 제조) CG (유통) IBN (특허권 소유자)

5. 1. 소송 제기 소송대응팀을 구성하고, 소장 수령시 소송제기의 적법성 검토 2001년 9월 5일(협상결렬 4개월 후) ○ SJ사 라이센스 협상 종료후 소송대응팀 구성 - 기존의 분쟁대응팀에서 확대하여 전용공간을 마련하고 전문분야별 담당자 배치 ○ 우편을 통해 SJ사에게 NTP사로부터 소장 도착 - 원고측이 소장을 법원에 제출함과 동시에 120일 이내에 소장을 피고측에 송달하지 않는 경우 해당 소송이 무효가 됨을 알고 이를 확인 TIP! 평균적으로 특허침해 사건의 제1심에서 종결시 기간은 약 2년~4년 한국 기업에 대한 송달방법으로는 우편송달이 많이 이용됨

6. 1. 소송 제기 공동 피고들과 변호사 등과 긴밀한 대응으로 소송의 유리한 진행 도모 2001년 9월 15일(소장 수령후 1개월 후) ○ SJ사는 미국 현지 변호사, SJ America사 CG사와 함께 공동대응 - NTP사의 특허침해 주장을 인정하지 않는 답변서와 함께 특허무효 확인소송 제기 ○ FRCP 제11조의 제소 남용 제재 해당 여부 검토 - 소장에 기록된 사실이 사실임을 합리적 범위에서 확인하지 않고, 상대방에게 부당한 부담을 주는 경우 제재가능 TIP! NTP사가 SJ America사에만 소장을 보낸 경우 소장 송달의 부적합 제기 고려 FRCP 11조는 서면 자료들의 타당성 보장으로 제소 남용의 방지 취지

7. 1. 소송 제기 관련 판례 View Engineering v. Robotic Vision System □ 사건 소개 ○ View사는 1995년 3월 비침해 확인소송 제기 - 이에, Morrison 법률사무소는 Robotic을 대표하여 View사가 Robotic의 8개 특허 침해 제소 ○ 1996년 4월 연방법원에 8개의 약식판결 청구 제기, Robotic사는 FRCP 11조에 따른 남소 제재 제기 - 이에, Robotic은 8건중 5건의 반소 취하하고 3건의 특허만이 남음 ○ Robotic사의 반소 이유 중 하나는 상대방의 소프트웨어와 도면을 보기 위한 것임 - 법원은 Robotic은 Morrison의 자문에 의존해 행동하여 잘못이 없고 Morrison에게 상대방의 소송비용 벌금으로 지불명령 □ 시사점 ○ 상대방이 전혀 법적, 사실적인 근거없이 또는 증거 낚기 등의 다른 목적으로 제소해 온 경우에는 연방민사송규정(FRCP) 제11조에 따른 제재 신청

8. 2. 가처분 가처분은 침해 제품 사업의 즉각적 중단을 가져오므로 철저히 준비 2001년 10월 15일(답변서 제출 후 1개월 경과) ○ NTP사는 침해금지 가처분 신청 제기 - BlueBerry 제품의 미국 시장 대량 유통으로 자사의 시장점유율의 급격한 하락을 이유로 ○ SJ사를 비롯한 피고들은 회의후 답변서 제출 - 특허무효, 비침해, 자명성, 원고와 피고간의 손해 차이, 공익 손해 등을 이유로 가처분 신청에 반대 주장 ○ 법원은 SJ사의 주장을 받아들여 NTP사의 가처분 청구 기각 TIP! 가처분은 원고측의 강력한 수단이기는 하지만 법원은 해당 인용 요건을 엄격히 적용 따라서 피고측은 적극적인 항변을 통해 가처분 청구 기각 유도에 노력

9. 2. 가처분 관련 판례 HIGH TECH MEDICAL v. NEW IMAGE □ 사건 소개 ○ 1993년 11월에 원고 HTMI사는 특허침해 소송을 제기하면서 가처분 신청 제기 ○ 캘리포니아 지방법원은 원고 HTMI사의 가처분 신청을 받아들임 ○ 연방관할항소법원은 본안에서의 승소가능성이 있으며 회복할 수 없는 손해가 존재한다고 캘리포니아 북부지방법원이 판결한 것에는 법률적 오류가 있다고 판결 □ 시사점 ○ 가처분 명령은 일상적으로 주어지는 것이 아니기 때문에 가처분의 근거가 되는 요건을 명확히 파악하고 이를 공격 ○ 외부 검토 의뢰비용 또한 고가(1건당 10,000불 내지 75,000불)이므로 부담요소로 작용 - 이렇게 가처분 명령을 받는다고 하더라도 특허 침해 여부, 그로 인한 회복불능의 손해 여부 등에 관련한 주장을 철저히 펼치는 것이 중요

10. 3. 예비회의 - 소송의 이송 피소된 주에서 활동이 미미한 경우 인적관할권 부재, 이송 주장 2001년 12월 12일 ○ SJ사는 인적관할권 부재로 인한 소송 각하 청구 제기 - 일리노이주에서 대부분의 판매가 이루어지기 때문에 캘리포니아 주에 인적관할권 부재 주장 ○ SJ사는 소송 각하 청구가 받아들여지 않을 경우 일리노이주로 이송 청구 ○ 캘리포니아 지방법원은 인적관할권은 인정하지만 소송 이송 받아들임 TIP! 자세한 조사 후, 필요시 라이센스 계약 체결을 고려하여 해당 특허의 특허권자 또는 독점적 라이센시로부터 특허침해소송을 제기 당할 위험요소 제거 필요

11. 3. 예비회의 - 소송의 이송 관련 판례 Viam Corp. v. Iowa Export-Import Trading Co. □ 사건 소개 ○ 이탈리아 회사인 Viam사는 특허가 무효이고 Viam사가 특허를 침해하지 않았다는 확인판결을 구하면서 Iowa Export사와 Spal사를 상대로 캘리포니아 지방법원에 제소 ○Spal사는 지방법원이 Spal사에 대한 인적 관할권을 가지고 있지 않다는 사유로 기각청구 제기 ○ 항소법원은 Iowa Export사와 Spal사는 관할법원과 충분한 최소 접촉(minimum contact)을 하였으므로 인적 관할권의 행사는 적절하므로 Iowa Export사와 Spal사에 대한 Viam사의 소송을 기각한 지방법원의 판결을 파기 환송 □ 시사점 ○ 미국 기업을 통해 판매하는 외국 기업은 특허확인판결에서 ‘유통과정(stream of commerce)’이론을 통해 인적 관할권의 적용 가능 - 유통과정 테스트는 특허권자가 제기한 특허침해소송과 마찬가지로 특허권자의 경쟁사가 제기한 확인판결에도 적용

12. 3. 예비회의 –소송의 이송 법원은 원고의 재판지 선택권을 존중하므로, 피고는 치밀한 준비를 통해 이송 요건을 고려하여 관할법원의 이송 청구를 제기해야 2002년 1월 27일 ○ 캘리포니아 지방법원은 BlueBerry의 판매가 대부분 일리노이에서 이루어지고 있고 증거와 증인에 접근하기 쉬우며, 일리노이 주 또한 비슷한 사건들을 다룬 경험이 많기 때문에 일리노이 지방법원으로의 이송을 허가 - SJ사가 SJ America사와 모든 특허권 침해 소송에서 방어하겠다고 합의한 사실로 인해 SJ사는 캘리포니아주와 “최소 접촉”을 하고 있으므로 캘리포니아 법원은 SJ사에 대해 인적관할권을 가지고 있다고 판시

13. 3. 예비회의 - 소송의 이송 관련 판례 AMP Inc. v. Burndy of Midwest, Inc. □ 사건 소개 ○ AMP사는 헤스버거로부터 600마일이나 떨어진 법정에 특허침해 소송 제기 - 이 소송에서 피고 Midwest는 코네티컷 지방법원으로 이송해 달라는 청구 제기 ○일리노이 지방법원은 Midwest사 본사가 있는 노워크에 있는 코네티컷 지방법원으로의 이송 청구를 받아들이고 이송을 명령 - 법원은 피고 Midwest사는 노워크에서 정기적이고 확립된 영업지를 가지고 있으며, 침해행위가 그 곳에서 이뤄졌으므로 특허침해소송은 노워크에서 이뤄져야 한다고 판시 □ 시사점 ○ 외국인이 아닌 피고는 특허침해에 관한 전속 재판지, 즉 정기적이고 확립된 영업지, 또는 주소지나 침해행위지 중에 사실확정의 편의나 사법적 이익 등을 주장하면서 이송신청 가능 ○ 미국은 각 주마다 주법이 상이하여 어느 법원에서 재판을 받는지에 대해 변호사 선임, 사실확정, 증인 소환절차 등에서 많은 이해관계가 걸려있어 재판지는 중요한 문제

14. 3. 예비회의 - 소송의 분리 일부 당사자에 대한 소송을 신속하고 경제적으로 진행하고자 할 경우 소송 분리 청구 제기 2002년 2월 2일 ○ SJ사, SJ America사, CG사가 소송각하 청구 및 이송 청구를 제기할 때, HD사 역시 같은 날 현지 대리인을 통해 캘리포니아 지방법원에 소송 분리 청구를 제기 하고 분리된 소송을 뉴욕 연방 지방법원으로의 이송 청구를 제기하여 받아들여짐 - HD사가 피고로 있는 해당 소송은 결국 직접침해에 해당하지 않는다는 판결을 받고, 기여침해 혐의에 대해서도 무혐의 판결을 받아 HD사의 소송은 결국 승소로 종결 TIP! 이렇게 공동의 피고 중 동일한 이해관계를 가지고 있지 않은 피고가 있을 경우 소송의 분리를 주장할 수 있음

15. 3. 예비회의 - 소송의 분리 관련 판례 Philips v. Contec & Compo □ 사건 소개 ○ 2002년 2월 12일에 Philips사는 Contec을 상대로 미국 특허 번호 4,703,359 (이하 ”‘359특허“)와 5,872,562(이하 ”’562특허“)의 침해 소송 제기 ○ 2002년 9월 17일에 Philips사는 CMT, Seoby Electronics Co., Ltd., Remote Solution Co., Ltd.와 Hango Electronics Co., Ltd., Hango Remote Solution, Inc.를 피고로 포함하는 수정된 소장을 제출 ○ 2004년 2월 6일 CMT와 Hango를 공동 피고인에서 분리하기 위한 청구 제기 ○ 델라웨어 지방법원은 공동 피고인에서 분리할 수 있다고 판시 - CMT는 Hango와 별개의 기업으로 Contec과 개별적 거래를 하였기 때문이라는 결론에 근거 □ 시사점 ○ 공동의 이해관계가 있지 않다면 당사자 분리가 바람직

16. 3. 예비회의 –당사자 적격 침해소송의 원고가 실제 독점적 라이센시가 아니라면 피고는 소송 각하 청구 제기 가능 2002년 2월 28일 ○ NTP사는 담당변호사를 통해 일리노이 지방법원에 특허권자인 IBN사를 필요 당사자로 강제적인 비자발적 재판 참여를 청구해 법원의 허가를 받아냄 - 즉, 명목상으로는 NTP사가 독점적 라이센시(exclusive licensee)로 되어 있지만, 실제적 내용으로는 단순 라이센시(non-exclusice licensee)에 불과하다는 사실을 발견 TIP! SJ사측에서 먼저 NTP사가 실질적으로는 독점적 라이센시에 해당하지 않음을 파악하고 소송 당사자 성립요건을 만족하지 않아 소송 각하 신청을 하였다면 소송을 조기에 종결시킬 수도 있었던 기회였음

17. 3. 예비회의 - 소답 개정 유리한 증거가 새롭게 발견된 경우 소답의 개정 청구 제기 2002년 3월 3일 ○ NTP사는 RE'592특허에 대한 침해 혐의를 추가 - 즉, NTP사의 Devil변호사는 SJ사의 BlueBerry가 자사의 RE‘592특허도 침해함을 새로이 주장하고 이를 추가하는 소답 개정 청구를 일리노이 지방법원에 제기하였으며, 법원은 개정 소장 제출로 인한 지연(delay)은 부당하지 않다고 판시하고 이를 받아들임

18. 3. 예비회의 - 소답 개정 관련 판례 Procter & Gamble v. Nabisco Brands □ 사건 소개 ○ 1984년 6월 19일 P&G사는 특허침해, 특허침해의 유도, 불공정 경쟁(unfair competition) 등을 이유로 Nabisco사, Keebler사, Frito-Lay사 등을 상대로 델라웨어 지방법원에 소송 제기 ○ 1986년 6월 P&G사는 최초의 소장에 대한 개정 청구 제기 - 피고들이 미국 특허청에서 특허 등록을 방해․지연시키려는 것 등과 관련한 사기행위(fraudulent conduct)에 대한 내용을 해당 소장에 추가 ○ 델라웨어 지방법원은 P&G사의 개정되는 소장이 피고들에 불이익을 주지 않으며 개정 소장 제출로 인한 지연은 부당하지 않다고 판시 □ 시사점 ○ 소송 시 새로운 증거가 나오게 되면 항변 개정 청구를 해야 불이익이 없음

19. 4. 재심사 - 당사자계 절차의 경우 확인소송과 달리 재심사는 기술전문가로서의 특허심사관을 보유한 특허청에서 특허 유효성을 심사하기 때문에 우선적 고려 대상 2002년 4월 10일 ○ SJ사의 심과장과 Mark변호사는 SJ America사, CG사와 함께 미국 특허청에 RE'592특허의 유효성에 대해 재심사를 청구 - 담당 변리사는 확인소송은 소송 진행에 시간과 비용이 많이 소요되었고, 기술 지식이 없는 판사들이 청구항 해석을 하기 때문에 특허 무효 주장을 펼치는데 많은 어려움이 존재하므로 확인소송 대신 재심사를 미국특허청에 제기할 것을 적극 주장 TIP! 2005년 총 583건의 재심사(Reexamination) 신청 시 563건에 대해 재심사가 진행되었고, 이 중 196건은 침해소송의 대상임

20. 4. 재심사 - 당사자계 절차의 경우 확인 소송과 달리 비용이 저렴하고 상대적으로 빠른 시간에 판단 ○ SJ사, SJ America사, CG사 등은 특허권자가 아닌 제3자인 재심사 청구자 에게도 재심사 절차 전반에 관여할 수 있는 권한을 부여한 당사자계(inter partes) 재심사를 청구 - 재심사 청구자가 특허청의 결정에 이의를 제기하고 그 최종 판단에 대해서는 연방관할항소법원(CAFC) 에 항소를 제기할 수 있는 장점이 있는 반면, 재심사 과정에서 확정된 사실은 다시 특허 유효성을 다툴 수 없기 때문에 관련 기술 전문가의 의견을 참고하여 신중히 특허 재심사 청구를 제기

21. 4. 재심사 - 사정계 절차의 경우 특허무효 항변을 위해 해당 특허 재심사를 청구하는 전략 활용 ○ SJ사는 SJ America사, CG사와 함께 NTP사가 독점적 라이센스를 가진 RE‘592특허의 무효를 주장하며 미국특허청에 재심사를 청구 - NTP사의 RE'592특허가 NTP사의 기존 특허인 ‘416 특허에서 선행기술로서 충분히 예견될 수 있다고 판단

22. 4. 재심사 - 사정계 절차의 경우 특허침해 혐의자에게는 사정계보다는 당사자계 재심사 절차가 유리 ○ SJ사는 1999년 개정에 의해 추가된 당사자계(inter partes) 절차가 아닌 종래의 재심사 절차인 사정계(ex parte) 절차를 선택 TIP! 당사자계와는 달리 사정계 절차는 재심사가 실제로 진행될 때 미국특허청과 특허권 소유자에서만 진행되기 때문에 특허침해 혐의자인 재심사 청구인은 항변의 기회가 없게 되어 특허권 소유자에게 유리하게 작용

23. 4. 재심사 - 사정계 절차의 경우 사정계 재심사일 경우 공판에서 특허 무효 재항변 가능 ○ 재심사를 통한 특허 무효화에 자신이 없었던 심과장과 담당변리사로서는 사정계를 선택 - 사정계는 당사자계와는 달리 재심사 절차에서 제기하였거나 할 수 있었던 사유의 항변이 추후에 제한되지 않는 점이 유리한 점으로 작용 <사정계와 당사자계 재심사 절차의 차이점> ※ BPAI(Board of Patent Appeals and Interference : 미국특허청 내의 특허 이의 및 조정위원회)

24. 5. 증거조사 문서 제출범위 확정을 통해 회사 기밀 보호 및 유리한 소송진행 도모 ○ 증거 관련 특권(privilege) 활용 - 변호인과 의뢰인 간의 비밀보호특권 및 변호사의 소송대비 작성문서 특권의 대상이 되는 비밀은 가장 강력한 보호대상이 된다는 것을 파악하고 되도록 이들 특권을 최대한 활용하기 위한 방안 검토 ○ 비공개 심리 신청 - SJ사 측은 법원으로부터 자사의 기업비밀을 보호하는 방안으로 비밀보호명령(protective order) 및 비공개명령(seal order)을 받기 위한 방안 검토 TIP! 비공개 심리 신청을 게을리하여 일반인이 방청하는 공판정에서 이미 공개된 경우, 당해 자료는 소송기록 비공개 명령(seal order)의 대상이 되지 않는다는 것이 미국 판례의 경향이므로 주의

25. 5. 증거조사 미국 기업의 증거 낚기에 주의 2002년 4월 5일 ~ 2004년 7월 20일 ○ NTP사 측은 법원에 증거조사 청구 - NTP사는 SJ사에 대해 해당 특허침해 소송과 관계없는 방대한 자료까지 요구 ○ SJ사 측은 NTP사의 증거조사 청구 범위가 너무 넓게 설정되어 있어 자료에서 자신의 주장에 필요한 증거를 찾아내는 증거 낚기(fishing expedition)를 시도한다고 주장 - SJ사 측은 소송과 관계 없는 자료들에 대해 비밀보안명령(protective order)을 내려 자료 자체에의 접근 제한 또는 당사자가 아닌 변호사만이 열람할 수 있도록 하여야 한다고 주장

26. 5. 증거조사 관련 판례 Haworth, Inc. v. Herman Miller, Inc □ 사건 소개 ○ 본 판례는 법원이 Herman Miller사의 서류제출명령 청구를 기각한 것에 있어 재량을 남용하였는지 여부가 쟁점 - 피고 Herman Miller사가 부수적 증거조사절차에서 비당사자인 Allsteel사로부터 Haworth사와 Allsteel사간 화해계약 서류를 제출하도록 법원에 청구 ○ 항소법원은 피고 Herman Miller사가 Haworth사와 Allsteel사 와의 화해계약 서류가 동일하다는 증거가 없으므로 Allsteel사로부터 서류제출을 받을 권한이 있다는 주장에 대하여 지방법원의 기각청구는 재량권 남용이 아니라고 판단 - Herman Miller사는 증거 낚기를 통해 비당사자 증언으로부터 비난할 만한 증거를 구하려 시도 □ 시사점 ○ 법원은 증거조사가 보다 편리하고 부담과 비용이 덜 드는 다른 출처로부터 얻어질 수 있다고 결정하면 증거조사를 제한하는 것이 가능 - 반대당사자로부터 획득할 수 있는 증거를 제3자로부터 얻으려는 원고의 증거 낚기 (fishing expedition) 행태는 법원에서 기각될 가능성 높음

27. 5. 증거조사 담당 변호사와 협의를 통해 질문장 회신 ○ NTP사는 관련 인물, 특허정보 문서, 침해제품 생산, 판매 등에 관한 질문장 제출 - NTP사는 특정 사실에 대한 서술이나 견해가 올바른지 여부, 특정 사실에 대한 법적용이 적적한지 여부, 특정 서류의 내용이 올바른지 여부 등에 대한 자인요구서 발송 - SJ사는 변호사와 협의후 사건과의 관련성, 비밀특권, 이의 유무, 보호명령 적용을 고려 30일 이내 회신 ○ 한번 자인한 사항에 대해서는 변경이 곤란하므로 신중히 자인요구서 답변 - SJ사, CJ사 등은 변호사와 상의후 한번 자인한 사항에 관해서는 변경이 곤란함을 알게 된 후 질문장 회신시 신중히 답변

28. 5. 증거조사 많은 부담의 서류제출요구서에 카테고리 사항별로 필요한 사항만 제출 ○ NTP사는 BlueBerry 생산과 판매와 관련해 서류제출 요구서 제출 - 관련 문서, 도면, 사진 등의 기록에 대한 사찰과 해당 기록에 대한 복사물 관련 시설의 직접 방문을 통한 사진 촬영 등을 요구 ○ SJ사의 입장에서는 방대한 양의 서류를 취사선택 관리하는 것은 소송 절차중 가장 많은 어려움과 부담이 따르는 일 - 요구사항의 카테고리별로 제출해야 할 서류를 선정해 그것에 한해 제출 - 변호사 사무실에서 확정된 서류에 대해서 각 페이지마다 일련번호 기입

29. 5. 증거조사 증언녹취에 대비해 변호사와 충분한 예비훈련 필요 ○ NTP사는 BlueBerry관련 당사자 증언을 위해 증언녹취 신청 - 증인의 편의를 고려해 호텔, 회의장 등 편리한 장소에서 선택하도록 함 - SJ사의 반대에도 불구하고 법원은 증언녹취의 광범위한 인정 경향에 따라 증언녹취 받아들임 ○ 외국 소재 증인의 증언 녹취는 원칙적으로 미국 대사관에서 공관 입회하에서 행해짐 - 증언녹취에 대비해 변호사와 함께 상대방의 목적하는 바가 무엇인지 인지하고 예상되는 질문에 관해 충분히 예비훈련

30. 5. 증거조사 관련 판례 Convolve, Inc. v. Compaq Computer Corp. □ 사건 소개 ○ 피고에 대한 제한적인 증인심문을 명한 특별감독관의 명령에 불응하며, 해당 당사자에 대한 증인 심문을 비디오 테이프에 녹화하려는 Convolve사의 신청이 받아들여지는지 여부 ○ 법원은 특별감독관의 명령에 따라 피고 회사의 주요 관료를 강제심문 시키려는 Convolve사의 신청은 증인심문이 비디오테이프에 의해 녹화되고 이를 통해 전화상으로 감독되는 한도에서 인용된다고 판시 □ 시사점 ○ 증인녹취을 비디오테이프에 녹화하는 것은 그 의도에 관계없이 광범위하게 인정하는 경향 존재 - 증언녹취를 요구하는 당사자는 상대방에게 증인과 증언의 주제 및 일시, 장소를 통지할 의무 존재 - 부주의한 증언 또는 오해를 생기게 하는 증인은 소송결과를 좌우하는 위험성 내재

31. 6. 마크맨 청문회 정식공판 이전에 마크맨 청문회 실시를 위한 직권발동 촉구 2004년 8월 5일 ○SJ사는 정식 공판 이전에 마크맨 청문회를 개최하도록 유도 - 정식 사실심 이전에 마크맨 청문회 실시를 위한 직권발동 촉구 - 정식 공판 이전에 마크맨 청문회를 실시하는 것이 유리하다는 판단에 따른것 ○ 특허 청구항 해석이 특허 소송의 승패를 좌우 - 법원은 공판 이전에 마크맨 청문회를 실시하여 당사자가 제출한 증거자료를 토대로 특허 청구항의 해석을 확정 TIP! 특허청구항을 좁게 해석하면 문언침해 범위가 좁아져 침해혐의자에게 유리, 반대로 넓게 해석하면 특허침해 판정의 용의로 특허권자나 라이센시에게 유리 단, 지나치게 넓게 해석하면 선행기술에 의해 특허무효화 가능성 높아짐

32. 6. 마크맨 청문회 과다한 전문용어 사용을 자제하고 현지 변호사, 사내 기술 전문가와 협조 ○ SJ사의 변호사는 전문용어의 수를 최소화하고 상식적으로 납득할 수 있도록 설명 - 법관은 교양인 수준의 지식만 가진 상태에서 특허 청구항 해석 ○ 현지 변호사 및 사내 기술 전문가와의 긴밀한 협조 - 특허 청구항의 의미의 설득력있는 전달을 위해 변호사와 사내 기술 전문가와 면밀히 상의해 한 장의 도표로 종합하여 법원에 제출

33. 6. 마크맨 청문회 내적 증거 분석과 동시에 내적 증거와 모순되는 외적 증거에 대해 항변 ○법원은 특허 내적 증거와 외적 증거를 특허 청구항의 해석 자료로 활용 - 내적 증거로 특허 청구항 자체 문구, 특허 명세서, 심사처리이력 활용 - 외적 증거로 전문가 증언, 학술 논문, 특허 출원시 인용되지 않은 선행기술, 특허권자의 증언 등을 활용 ○ NTP사, IBN사는 관련업계 전문가 증언을 특허침해를 주장하는 외적 증거로 제시 - 법원은 내적 증거와 모순되는 외적 증거를 채택할 수 없다는 이유를 들어 채택하지 않음

34. 7. 약식판결 신청 결정적 증거확보 시 약식판결로 신속한 해결 모색 ○ SJ사는 마크맨 청문회에서의 유리한 청구항 해석을 바탕으로 약식판결 신청 - 소송을 조기에 종결 시킬 수 있는 방안의 하나로 특허 비침해 약식판결 신청 - NTP사, IBN사는 청구항 해석과 관련해 핵심적인 사실관계에 대한 쟁점이 존재한다는 이유로 약식판결 기각 청구 - 법원은 RE’592특허에 대해서는 약식판결에서 특허 비침해 판결을 내림 - 법원은 ‘690특허에 대해서는 약식판결을 기각하여 공판에서 다루게 됨 TIP! 약식판결은 정상적인 공판을 생략하고 판결을 내리는 절차이며 일방이 결정적인 증거를 획득한 경우 법원에 청구

35. 7. 약식판결 신청 관련 판례 Schering Corp. v. Amgen Inc. □ 사건 소개 ○ 지방법원의 청구항 해석이 잘못되어 피고의 특허 비침해를 원하는 약식판결을 청구해야만 했고, 지방법원이 이 청구를 받아들여 피고의 특허 비침해를 약식판결 결정이 정당했는지 여부 ○ 연방관할 항소법원은 원고의 보정된 특허의 청구항은 최초로 특허 신청했을 당시의 특허 청구항에 새로운 내용을 추가하였음이 인정되므로, 지방법원의 약식판결 지지 확정 □ 시사점 ○ 특허 청구항 해석은 특허침해소송에서 핵심적인 사실관계이므로 특허청구항의 해석이 잘못되었다고 주장하며 핵심적인 사실관계에 대한 본질적인 문제가 있다는 논리로 약식판결에 대한 항소를 인정하는 경향 존재

36. THANK YOU!