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NUEVO SISTEMA MARCARIO EN COLOMBIA Elaborada por: Guillermo Navarro

NUEVO SISTEMA MARCARIO EN COLOMBIA Elaborada por: Guillermo Navarro Conferencista: Giancarlo Marcenaro Jiménez Implementación TLT / TLC / PROTOCOLO DE MADRID AGOSTO DE 2012. INTRODUCCIÓN. NUEVA REALIDAD NORMATIVA CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS A NIVEL INTERNACIONAL

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Presentation Transcript

  1. NUEVO SISTEMA MARCARIO EN COLOMBIA Elaborada por: Guillermo Navarro Conferencista: Giancarlo Marcenaro Jiménez Implementación TLT / TLC / PROTOCOLO DE MADRID AGOSTO DE 2012

  2. INTRODUCCIÓN • NUEVA REALIDAD NORMATIVA • CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS A NIVEL INTERNACIONAL • NECESIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS • NECESIDAD DE ESTANDARIZACIÓN INTERNACIONAL

  3. REALIDAD NORMATIVA • DECISIÓN 486 DE 2000: (Art. 276) Posibilidad de reglamentación. • (Art. 6, 8, 32 y 35) adoptar reglamentaciones. • DECISIÓN 689 DE 2008: Faculta a los Países Miembros para desarrollar y profundizar la D. 486 de 2000. • DECRETO 4886 DE 2011: Modificó la estructura de la SIC. Designación de funciones complementarios. • LEY 1429 DE 2010: (Formalización de empleo) Exclusión del requisito de presentación personal para asuntos de IP.

  4. REALIDAD NORMATIVA • LEY 1455 DEL 2011: Por medio de la cual se aprueba el Protocolo de Madrid. • DECRETO LEY 19 DE 2012: (Ley anti-trámites) reglamentación de solicitudes multiclase (167), división de solicitudes (168), registro de marcas (169) y fecha de presentación (170). • RESOLUCIÓN 21447 DE 2012: Modifica la Circular Única de la SIC. • RESOLUCIÓN 20963 DE 2012: Redefine las tarifas aplicables en la SIC.

  5. RESOLUCIÓN 21447/2012 SIGNOS DISTINTIVOS • IDIOMAS Y MEDIDAS • PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS • PODERES • DUDA RAZONABLE • FECHA DE PRESENTACIÓN • INSCRIPCIONES • CAMBIO DE NOMBRE • AFECTACIONES • LICENCIAS • MODIFICACIONES EN TRAMITE • DIVISIÓN DE SOLICITUDES • REDUCCIÓN DE TASAS OFICIALES • OPOSICIONES • AUDIENCIA DE FACILITACIÓN

  6. RESOLUCIÓN 21447/2012 SIGNOS DISTINTIVOS • SOLICITUDES MULTICLASE • MARCAS TRIDIMENSIONALES • CARACTERES ESTÁNDAR • REIVINDICACIÓN DE COLOR • TRADUCCIÓN O TRANSLITERACIÓN • DIVISIÓN DE SOLICITUD • RENOVACIÓN DE MARCA • CANCELACIÓN DE MARCA • RENUNCIA DE DERECHOS • CLASIFICACIÓN DE NIZA (VERSIÓN 10ª) • SOLICITUDES INTERNACIONALES (MADRID) • SOLICITUD INTERNACIONAL • FASE NACIONAL • MONEDA Y TASAS

  7. RESOLUCIÓN 21447/2012 NUEVAS CREACIONES • PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES • EXAMEN DE FORMA • CONVERSIÓN, DIVISIÓN Y FUSIÓN DE SOLICITUDES • EXAMEN DE PATENTABILIDAD • REQUERIMIENTO POR NO PATENTABILIDAD • SUSPENSIÓN DEL TRÁMITE

  8. IDIOMAS Y MEDIDAS • IDIOMA OFICIAL: CASTELLANO • DOCUMENTOS EN OTROS IDIOMAS: SÓLO REQUIEREN TRADUCCIÓN SIMPLE SIN LEGALIZACIÓN ALGUNA • MEDIDAS: SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES

  9. FORMA DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS • FÍSICO / ELECTRÓNICO (ANEXOS EN CD/DVD – PDF/TIFF) • (presentación posterior físico) • NO SE REQUIERE: • LEGALIZACIÓN • ATESTACIÓN • AUTENTICACIÓN • CERTIFICACIÓN • FIRMA

  10. No + requisitos • No se pueden exigir requisitos diferentes a los contenidos en este tratado. • No certificados de registro mercantil • No declaración sobre actividad comercial • No necesidad de registros extranjeros EXCEPCIÓN: PRUEBAS (Ley 019/2012) Pero… SI la Oficina tiene duda razonable, podrá exigir pruebas complementarias.

  11. ¡¡¡PODER!!! Comunicación separada, indicando el nombre del solicitante, del titular o de la otra persona, según proceda, y firmada. • Podrá referirse a una o más solicitudes y/o registros identificados. • Podrá limitar las facultades del representante a ciertos actos. • Posibilidad de Gestor Oficioso. • Formulario oficial de poder. • Transmisión por telefacsímile

  12. + poder • Referencia a Poder: podrá exigir que cualquier comunicación efectuada por un representante contenga una referencia al poder sobre cuya base actúa. (registro de poderes) FORMULARIO DE PODER • SE PROHÍBEN OTROS REQUISITOS. (notaría, apostille, legalización) EXCEPCIÓN: Renuncia // P.P. + LEG.

  13. ¿DUDA RAZONABLE? • CONTRADICCIONES • INCONSISTENCIAS • IDENTIDAD • EXISTENCIA • REPRESENTACIÓN • DOMICILIO • DIRECCIÓN • APODERADO REQUERIMIENTO

  14. Fecha De Presentación • Cuando la oficina haya recibido: • Petición de solicitud de registro • Identidad del solicitante • Datos de contacto • Reproducción de la marca • Lista de productos / servicios • Declaración de uso / intención • Pago SIC // asigna fecha de presentación cuando se reciban todos los requisitos. (Aplica = para NC). Excepción / Afectaciones y renovación.

  15. REGISTRO ÚNICO Una solicitud puede versar sobre varios registros siempre que sean de la misma naturaleza y del mismo titular.

  16. INSCRIPCIÓN DE CAMBIOS: Titularidad • Presentación de solicitud de modificación cumpliendo requisitos. • Original o Copia del contrato; • Extracto del contrato certificado o; • Sentencia Judicial • Documento que acredite la cesión. • ÚNICA SOLICITUD X REGISTROS (Naturaleza) • Requerimiento totales / parciales • Admite recurso de apelación únicamente

  17. INSCRIPCIÓN DE CAMBIOS: Nombre / Domicilio / Dirección • Presentación de solicitud de modificación cumpliendo requisitos. • Es posible presentar una ÚNICA solicitud para todos los registros (Naturaleza). • Requerimiento totales / parciales • Admite recurso de apelación únicamente TAMBIÉN APLICA PARA LICENCIAS

  18. ¡ERROR! • La Oficina deberá aceptar que la petición de corrección de un error que se haya cometido en la solicitud o en otra petición comunicada a la Oficina y que se refleje en su registro de marcas y/o en cualquier publicación de la Oficina se efectúe en una comunicación firmada por el titular o su representante, en la que se indique el número del registro en cuestión, el error que se ha de corregir y la corrección que se ha de efectuar • Cumplimiento de los requisitos. • Solicitud única • Es posible también la corrección Ex-Oficio. • PAGO = Error no atribuible a SIC.

  19. MODIFICACIONES / CORRECCIONES(en trámite)

  20. NUEVA PUBLICACIÓN • ÚNICAMENTE PROCEDE NUEVA PUBLICACIÓN CUANDO: • ERROR O DEFICIENCIA SEA FUNDAMENTAL PARA QUE LOS TERCEROS PRESENTEN OPOSICIÓN: • CARENCIA DE “P & S” • DIFERENCIA EN “P & S” • DIFERENCIA CON DIBUJO / LOGO • DIFERENCIA EN INFORMACIÓN (RESUMEN NC) • Posibilidad de petición ÚNICA.

  21. DIVISIÓN DE LA SOLICITUD SOLICITUD INICIAL • Solicitud que incluye productos /servicios de diferente clase - podrá ser dividida en dos o mas solicitudes y pasará a ser SOLICITUD FRACCIONARIA • Mantiene la fecha de presentación de la solicitud inicial y el beneficio del derecho de prioridad, si lo hubiere.

  22. ¿Cuando se podrá dividir? • Por lo menos hasta la decisión de la Oficina sobre el registro de la marca. • Durante cualquier procedimiento de oposición. • Durante cualquier procedimiento de apelación contra la decisión relativa al registro de la marca POR: Solicitud del solicitante Solicitud de la oficina *Podrá generarse la obligación de pagos.

  23. DIVISÍÓN • Se aplicará el Principio “mutatis mutandis” 'cambiando lo que se deba cambiar' La división debe permitirse: • Durante cualquier procedimiento en el que un tercero impugne la validez del registro ante la Oficina. • Durante cualquier procedimiento de apelación contra una decisión adoptada por la Oficina

  24. OPOSICIONES • Continúa normalmente (cambio en formulario) • Representación x Apoderado / Requerimiento. • OPOSICIÓN CONTRA MULTICLASES: • Un solo formulario • PAGOS: proporcionales al # de clases a las que se opone

  25. ¿AUDIENCIA DE FACILITACIÓN? • SIGNO DISTINTIVO / SIN OPOSICIÓN: Si se requiere del concurso de un tercero para superar el obstáculo que impide el registro. • SIGNO DISTINTIVO / CON OPOSICIÓN: Si es con fundamento en: • Engaño • Denominación de Origen (productos relacionados) • Denominación de Origen (Bebidas espirituosas) PROPONER ACUERDOS VINCULANTES (DIRECTOR SD)

  26. OPORTUNIDAD • Una vez vencido el término de oposiciones, hasta antes de la decisión de primera instancia. • CITACIÓN: • De oficio • A solicitud conjunta de las partes • SIC podrá sugerir MODIFICACIONES • IMPROCEDENCIA: Después de decisión 1ª

  27. TRÁMITE • SOLICITUD • 5 días • CITACIÓN A LAS PARTES • Fija fecha, hora y lugar • DURACIÓN • 1 hora (máximo) • 15 minutos c/parte • Acta • NUEVA AUDIENCIA • Por una sola vez & por ausencia de una de las partes • Justa causa • Si la audiencia fue convocada por la SIC • EFECTOS • Cumplimiento dentro de los 10 días siguientes • No se puede ampliar la protección.

  28. SIGNOSDISTINTIVOS • SOLICITUD MULTICLASE • Dos o mas clases • Enlistar (de menor a mayor) • Agrupar “P & S” • DESCRIPCIÓN • Indicar expresamente • Clasificación de Niza (Versión 10) • REQUERIMIENTO (Total / Parcial) • OPOSICIÓN (Total / Parcial) • LEMAS COMERCIALES (Total / Parcial) • CERTIFICADO DE REGISTRO (Ú)

  29. MARCAS TRIDIMENSIONALES REPRODUCCIÓN GRÁFICA O FOTOGRÁFICA BIDIMENSIONAL Que demuestre suficientemente la tridimensionalidad REQUERIMIENTO: Seis vistas y/o descripción de marca; CD / DVD con la información; Muestra física.

  30. CARACTERES ESTÁNDAR

  31. FIRMA • Firma manuscrita • Firma impresa / estampada / sellos • Firma por telefacsímile • Comunicación por medios electrónicos.

  32. PROHIBICIÓN DE CERTIFICACIÓN • NO SE PODRÁ EXIGIR la atestación, certificación por notario, autenticación, legalización o cualquier otra certificación de una firma u otro medio de identificación personal referido en los párrafos anteriores, salvo cuando la firma se refiera a la renuncia de un registro.

  33. PRODUCTOS / SERVICIOS • Designar los productos y/o servicios por sus nombres, agrupándolos según las clases de la Clasificación de Niza, y cada grupo deberá ir precedido por el número de la clase de esa Clasificación a que pertenezca • No podrán considerarse similares entre si por razón de que, en cualquier registro o publicación de la Oficina, figuran en la misma clase de la Clasificación de Niza. • No podrán considerarse diferentes entre si por razón de que, en cualquier registro o publicación de la Oficina, figuran en diferentes clases de la Clasificación de Niza

  34. DURACIÓN / RENOVACIÓN • Presentación de solicitud con requisitos. • Renovación TOTAL / PARCIAL. • TOTAL: Todos los productos / servicios. • PARCIAL: Algunos productos / servicios • Con ocasión de la renovación la Oficina no podrá hacer un nuevo examen de fondo / substantivo. • Duración: 10 AÑOS.

  35. VARIOS. • Art. 14: el rechazo de las modificaciones deberá estar sustentado y se permitirá formular observaciones. • Art. 15: Obligación de Cumplir el Convenio de Paris. ¿Colombia lo cumple? • Art. 16: Marcas de Producto = Servicio • Art. 17: Implementación de reglamento. • Art. 18: Posibilidad de revisión del tratado.

  36. VARIOS • Art. 19: Procedimiento para adherir al tratado. • Art. 20: Ratificación y Adhesiones. • Art. 21: Reservas. • Art. 22: Disposiciones transitorias. Posibilidad de establecer excepciones a los términos de la ley. • Art. 23. Denuncia del tratado. • Art. 24. Idiomas y Firma. • Art. 25. Depositario.

  37. TIPS Y RECOMENDACIONES PRÁCTICAS • NECESIDAD DE ANALIZAR DETENIDAMENTE LA MARCA QUE SERVIRÁ DE BASE PARA EL REGISTRO TENIENDO EN CUENTA: • Que sea una marca registrada preferiblemente; • Que su vigencia al momento de elevar la solicitud tenga más de 5 años; • Que no se encuentre en procesos de cancelación y/o nulidad; • Si existen marcas en países catalogados como PMA, aprovechar dichos descuentos; • Si es con fundamento en una marca solicitada o “en trámite”, haber verificado oportunamente las posibilidades de lograr el registro; • COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES: existe la posibilidad de que varios países que sean miembros de la Unión de Madrid, creen una Oficina Común, cuando cuenten con normatividad uniforme.

  38. TIPS Y RECOMENDACIONES PRÁCTICAS • ANALIZAR DETALLADAMENTE LAS MARCAS QUE SE PRESENTAN EN COLOMBIA, EN ESPECIAL: • Clasificación de NIZA – Listado de productos y/o servicios • Componente gráfico (reivindicación de colores) • Expresiones “Explicativas” • REVISIÓN DE GACETA: Nos permitirá determinar con mucha antelación las marcas que van a ser solicitadas en Colombia vía Protocolo de Madrid, informar a los afectados, contactar a los solicitantes para que retiren la solicitud, ofrecer representación ante denegaciones provisionales.

  39. TIPS Y RECOMENDACIONES PRÁCTICAS • VIGILANCIA DE LA GACETA DEL SISTEMA DE MADRID: • Comercialización en Español: sólo dos países de habla hispana (por ahora) Colombia y España • Países potenciales: Brasil / Costa Rica / Perú • Identificar previamente los países en los que se van a publicar las marcas internacionales • Labor de información previa • Contacto directo con solicitantes / apoderados para informar sobre eventuales oposiciones globales (estilo cease & desist) • Utilización como fuente de información para búsquedas marcarias • Marcas no renovadas – Ofrecer su registro a interesados • Ofrecimiento de servicios jurídicos para: • Defensa en acciones de Nulidad, • Contestación a oposiciones, • Presentación de recursos

  40. TIPS Y RECOMENDACIONES PRÁCTICAS • ACCIONES POSTERIORES A LA CONCESIÓN • RENOVACIÓN DE MARCAS: Identificar marcas que están próximas a vencimiento, ofrecer servicios de renovación de dichas marcas; • AFECTACIONES: Cambios de Nombre / Cambios de Dirección / Cambios de Domicilio / Cambios de Titular / Limitaciones / Renuncias; • NULIDADES: (Invalidaciones) suministrar información a los interesados sobre las acciones de nulidad que afectan o pueden ser relevantes a nuestros clientes; • CANCELACIONES: fuente de información para determinar usos y posibilidades de que prospere una acción de Cancelación

  41. TIPS Y RECOMENDACIONES PRÁCTICAS • EN EL ÁMBITO COMERCIAL • Ofrecer Seminarios, simposios y capacitación a clientes y colegas; • Preparar publicaciones oficiales para divulgación en Colombia y en los demás países de América Latina; • Ofrecer a los colegas internacionales, la posibilidad de escoger Colombia como un país Base para sus solicitudes internacionales (ya que es el primero en Centro – Suramérica; • Comunicaciones dirigidas a titulares de marcas en Colombia informando sobre las marcas con las que se pueden iniciar las solicitudes internacionales; • Análisis de los países miembros del Sistema de Madrid, determinación de oportunidades comerciales;

  42. TIPS Y RECOMENDACIONES PRÁCTICAS • EN EL ÁMBITO ACADÉMICO • Utilizar nuestros conocimientos para transmitir en los escenarios académicos las oportunidades que ofrece el Sistema de Madrid a los titulares de marcas; • Potencializar las estrategias comerciales (en Facultades de Comercio Exterior, Relaciones Internacionales, etc.), para que vean la utilidad de este tipo de herramientas; • Publicación de Libros / Manuales prácticos del Sistema de Madrid.

  43. ¿Preguntas?

  44. Gracias! www.munozab.com Carrera 5 No 66- 17 Bogotá D.C., Colombia PBX: (571) 7496888 Fax:(571) 4818304 info@munozab.com

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