Convegno AssoPa – Forum Medialaws Milano, 30 marzo 2012 Marco Bassini

1. Commercio elettronico e tutela dei segni distintiviResponsabilità degli intermediari e trend giurisprudenziali Convegno AssoPa – Forum Medialaws Milano, 30 marzo 2012 Marco Bassini

2. Perché ?

3. Perché? • Identità personale v. Identità digitale • L’identità personale dell’impresa • Centralità del ruolo degli ISP nel Web 3.0 • Principi validi anche in altri settori

4. Perché? • E-commerce: opportunità e pericoli • Keyword advertising et similia

5. Norme

6. Direttiva 2008/95/CE – Regolamento (CE) 207/2009 • Articolo 5(1) – Articolo 9(1) • Il marchio di impresa registrato conferisce al titolare un diritto esclusivo. • Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio: • un segno identico al marchio di impresa per prodotti o servizi identici a quelli per cui è stato registrato; • un segno che, a motivo dell’identità o della somiglianza col marchio di impresa e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dal marchio di impresa e dal segno, possa dare adito a un rischio di confusione per il pubblico, compreso il rischio che si proceda a un’associazione tra il segno e il marchio di impresa;

7. Direttiva 2008/95/CE – Regolamento (CE) 207/2009 • Articolo 5(2) – Articolo 9(1) • c) ciascuno Stato membro può inoltre prevedere che il titolare abbia il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio un segno identico o simile al marchio di impresa per i prodotti o servizi che non sono simili a quelli per cui esso è stato registrato, se il marchio di impresa gode di notorietà nello Stato membro e se l’uso immotivato del segno consente di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio di impresa o reca pregiudizio agli stessi.

8. Direttiva 2000/31/CE • Articolo 14 • Gli Stati membri provvedono affinché, nella prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non sia responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore: • non sia effettivamente al corrente del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illegalità dell'attività o dell'informazione; • non appena al corrente di tali fatti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso. • ll paragrafo 1 non si applica se il destinatario del servizio agisce sotto l'autorità o il controllo del prestatore. • Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità, per un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa, in conformità agli ordinamenti giuridici degli Stati membri, di esigere che il prestatore ponga fine ad una violazione o la impedisca nonché la possibilità, per gli Stati membri, di definire procedure per la rimozione delle informazioni o la disabilitazione dell'accesso alle medesime.

9. Direttiva 2000/31/CE • Articolo 15 • Nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 12, 13 e 14, gli Stati membri non impongono ai prestatori un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmettono o memorizzano né un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite. • Gli Stati membri possono stabilire che i prestatori di servizi della società dell'informazione siano tenuti ad informare senza indugio la pubblica autorità competente di presunte attività o informazioni illecite dei destinatari dei loro servizi o a comunicare alle autorità competenti, a loro richiesta, informazioni che consentano l'identificazione dei destinatari dei loro servizi con cui hanno accordi di memorizzazione dei dati

10. Casi

11. Corte di giustizia UE, 23 marzo 2010 • Google condannata in Francia per l’utilizzo, nell’ambito del servizio di posizionamento AdWords, di keyword corrispondenti a marchi registrati (LVMH) da parte di inserzionisti che offrivano imitazioni o si qualificavano come imprese concorrenti • Prestatore non fa uso nel commercio di segno altrui • Uso del marchio altrui da parte di terzi rileva se inficia funzione distintiva tipica del segno distintivo: parametro di osservazione è l’utente normalmente informato e ragionevolmente attento • Prestatore che offre servizi di keyword advertising opera come hosting provider • Contributo attivo: no scopo di lucro, si partecipazione nell’attività di sponsorizzazione

12. Corte di giustizia UE, 12 luglio 2011 • eBay convenuta nel Regno Unito per (i.) aver ospitato annunci relativi a prodotti contraffatti o imitazioni e (ii.) aver pubblicato messaggi pubblicitari con collegamento a detti annunci mediante servizi di keyword advertising • Uso del marchio registrato come inserzionista da parte del prestatore sussiste anche quando agisca per promuovere la vendita di prodotti altrui. In ogni caso, violazione sussiste solo se vi è pregiudizio alla funzione distintiva (v. caso Google) • No uso nel commercio di marchio come intermediario • Prestatore che offre servizi di keyword advertising opera come hosting provider • Contributo attivo: rilevanza trattamento dati degli utenti, definizione modalità scambio offerte e proposte, servizi di ottimizzazione delle offerte

13. Francia • Tribunal de grande instance di Parigi, 18 marzo 2008 • eBay viola l’esclusiva sul marchio registrato in ipotesi l’utente utilizzi un segno corrispondente in offerte di vendita di prodotti di diverso valore • Tribunal de commerce di Parigi, 30 giugno 2008 • Condanna eBay per vendita di prodotti contraffatti sotto spendita dei marchi Dior e Christian Dior • eBay qualificato come mediatore per incameramento di provvigioni, che vale a escluderne il ruolo di prestatore neutro • Critiche: -consapevolezza di eBay circa vendita di prodotti contraffatti: circostanza generica e non specifica -ad impossibilia nemo tenetur

14. Francia • Tribunal de grande instance di Parigi, 14 dicembre 2011 • Condanna Google per aver permesso la registrazione mediante keyword corrispondente a nome di una persona fisica di un collegamento a sito recante contenuti lesivi della sua riservatezza • No esenzione di responsabilità perché: • -Google può conoscere contenuto anteriormente alla pubblicazione; • -possibilità illimitata di intervento di rimozione/blocco contenuti. • Controllo editoriale su informazioni immesse dagli utenti: prestatore svolge ruolo attivo, che esclude esenzione di responsabilità

15. StatiUniti • Tiffany (NJ) Inc. v. eBay, Inc. • Nel 2008, Tiffany conviene eBay per violazione di marchio dovuta all’acquisto come inserzionista di messaggi pubblicitari con collegamenti a offerte relative a prodotti contraffatti • No uso distintivo del marchio: nominative fair use • Irrilevanza di attività commerciale svolta da eBay • No contributory infringement: attività di verifica dei contenuti basata su notice and take down (segnalazione utente), no ad attività preventive di sorveglianza perché spetta a utenti segnalare violazioni esistenti • Non basta consapevolezza generica

16. In Italia?

17. Italia • Nessun caso specifico ma… • Tribunale di Padova, Giudice per le Indagini Preliminari, 29 settembre 2011 • Decreto di sequestro preventivo di 493 siti contenenti nel proprio nome a dominio il termine “Moncler” sulla base della presunta illiceità delle attività di vendita svolte da alcuni dei siti interessati (enfasi su ribasso prezzi, provenienza capi d’abbigliamento…) • Provvedimento abnorme: manca fumus boni iuris nei confronti di tutti i siti • Colpo di spugna annullato in sede di gravame

18. Italia • Proposta di legge “Fava” n. 4511, Modifica artt. 16-17 d. lgs. 70/2003 • Modifiche al regime di responsabilità degli ISP: • -ampliamento base conoscitiva in funzione della quale ISP dovrebbe intervenire su attività illecite (conoscenza pregressa); • -ulteriori ipotesi di deroga a esenzione responsabilità: adozione filtri preventivi, verifica legittimazione a uso di marchi dei soggetti che agiscono come destinatari dei servizi, verifiche in base a comunicazioni preventive dei titolari dei diritti… • Saggiamente abbandonato…

19. Conclusioni

20. La responsabilità ai tempi del Web 2(?).0 • Difficoltà oggettiva: definizione di uniformi criteri di dettaglio in base ai quali escludere ruolo attivo del prestatore (tentativo, maldestro, nel ddl “Fava”) • Ad impossibilia nemo tenetur: preoccupante trend verso l’aggravamento del ruolo degli ISP, che snaturerebbe la tendenziale assenza di obblighi di sorveglianza in via generale prevista dalla Direttiva 2000/31 • Un problema di costi: ottimale allocazione dei “costi di responsabilità” • Si può cambiare, ma si deve riflettere

21. Grazie! • Marco Bassini • Studio Professionale Associato a Baker & McKenzie • 3 Piazza F. Meda, 20121 Milano • Marco.Bassini@bakermckenzie.com