ADR 을 통한 지적재산권 분쟁의 해결 시간 및 비용 효율적인 분쟁해결 방안 민은주 세계지적재산권기구 중재조정센터

1. ADR을 통한 지적재산권 분쟁의 해결시간 및 비용 효율적인 분쟁해결 방안민은주세계지적재산권기구 중재조정센터

2. WIPO 중재조정센터 • 사인간 IP/IT 분쟁의 시간 · 비용 효율적인, 소송외적 해결 촉진 • 1994년 WIPO 사무국의 일부로 설립됨 • 규칙 및 절차 • 조정 (mediation) • (신속) 중재 ((expedited) arbitration) • (Expert Determination) • 조정 후, 조정에 의해 분쟁이 해결되지 않은 경우의 전문가 결정 /중재 • 특수 절차: 도메인이름 분쟁 해결

3. IP 발생 및 사용의 국제화와 시장의 세계화; 국경을 초월한 분쟁해결방법의 필요성 분쟁 당사자들의 각기 다른 언어와 문화, (속지적) 법률을 수용·배려 여러 관할권 하에서의 다수의 소송 회피 (비용절감; 재판의 결과가 비일치할 위험 배제 – Angiotech patent 2007) 일방 당사자의 자국법원의 이점 (home-court advantage) 배제 국경을 초월한 집행가능성의 필요성 복잡하고 장기적인 상업상의 관계가 늘어남에 따라 필요한 전략적인 동맹관계; 공존의 필요성 라이센싱, 크로스-라이센싱, 특허 풀, standards organizations 상업상의 관계를 유지시켜 주는 분쟁해결절차의 필요성 IP 분쟁동향 (1)

4. IP 분쟁동향 (2) • IP의 전문화 및 세분화 증대 • 구체적, 전문적 지식을 가진 “중립인 (neutral)”의 필요성 • 면밀한 보안이 필요한 관계에서의 분쟁; 비공개주의 • 경쟁이 치열한 분야; 상품 및 시장 사이클 단기화 • 분쟁해결 절차의 시간 단축 필요성 • 특허, 상표 무효 /취소 결정에 대한 우려 • 분쟁해결: 비즈니스 결정

5. Patent Litigation: Jurisdictional Comparisons (2006) Calame, Steripi, eds.

6. 미국 소송비용 AIPLA Economic Survey 2005

7. 국제분쟁의 해결을 위해 선호되는 방안 (Source: www.pwc.com/arbitrationstudy) (2006) 소송 11% 조정과 다른 ADR 절차의 병행 16% 중재와 다른 ADR 절차의 병행 44% 중재 29%

8. 조정, 중재, 전문가 결정 • 조정 중립적매개자인 조정인이 분쟁당사자들이 상호간에 만족스러운 합의에 도달하도록 분쟁의 해결을 돕는 절차로 법적 구속력은 없어 당사자가 이를 수용하지 않을 수도 있다. • 중재 분쟁 당사자의 합의에 따라 구속력 있는 판정을 내릴 단독 또는 복수의 중재인에게 분쟁해결을 의뢰하는 절차이다. • 전문가 결정 주로 기술적이거나 과학적 혹은 관련 비즈니스 상의 분쟁 또는 견해차이를 해결하기 위하여 분쟁 당사자들이 단독 또는 복수의 전문가에게 이에 관한 판단을 맡기는 절차이다. 일반적으로 WIPO의 결정은 구속력을 가지나 당사자들이 구속력을 부여하지 않도록 합의할 수 있다.

9. 조정 • 법적 구속력이 없으며 분쟁 당사자들이 주도할 수 있음 • 절차 비공개 • 분쟁 당사자들의 이해관계에 기초 (당사자들간의 대화 가능) • 높은 성공률; 최소의 위험부담

10. 개시 조정 절차 • 조정신청 (제 3-5조); 비용 (제 21조) • 조정인의 역할 (제 13조); 선임 (제 6-7조) • 조정 수행 (제 9-12조) • 1차 회의 스케줄; 사전 문서교환에 관한 합의 • 절차상 기본규칙에 관한 합의; 정보 수집 및 쟁점 확인; 당사자의 이해관계 탐색; 합의를 위한 방안 강구 및 검토 • 성공률 80%; 비용 미화 6,000-60,000 달러; 기간 1-7개월 조정인 선임 사전 연락 조정 회의 종결

11. WIPO 조정 사례 • 특허 침해 분쟁 • 특허권 보유자인 R&D 기업 컨설팅 계약의 일환으로 제조업체에게 특허발명품 정보 공개 • 특허권의 이전 또는 라이센스 없었음 • R&D 기업의 주장에 의하면 제조업체가 R&D 기업의 특허발명품을 담은 상품을 판매하기 시작 • 특허 라이센스 협상 실패 • 여러 관할권 하에서의 다수의 특허 침해 분쟁제기 가능성? • WIPO 조정절차에 분쟁 회부 • 결과: 라이센스 계약 및 새로운 컨설팅 계약 체결 • 기간: 4개월 • 조정 비용: 미화 24,000 달러

12. 중재 • 분쟁 당사자들의 합의에 기초한 융통성 있는 절차: 당사자들이 중재인 선임 • 당사자 자치 • 중립성 • 비공개주의 • 효율성 • 잠정 조치 (WIPO 규칙 제 46조) • 전문가 (WIPO 규칙제 48조, 제 55조) • 구제 방안 (손해 배상, 이행 명령, 금지 명령, 확인 판결, 비용 지불, 등) • 결정의 최종성 • 용이한 집행 • 외국중재재판정의 승인 및 집행에 관한 1958년 뉴욕 협약 (142개국 가입)

13. WIPO 중재

14. WIPO 중재 사례 1 • 유럽 소프트웨어 개발자와 일본 언론사와의 라이센스 계약 • 일본에서의 모바일 지불 서비스의 판매 및 라이센스를 위한 플랫폼 • WIPO 중재: 단독 중재인 (중재 장소: 제네바) • 일본 언론사 WIPO 중재절차 신청: • 라이센스 계약 위반 주장: 기술적인 서비스와 지원 불이행 • 손해배상청구: 미화 2백만 달러 • 잠정 조치: 은행 보증 • 중재인의 제안에 따른 당사자들간의 화해를 위한 협의 • 당사자들 합의에 성공

15. WIPO 중재 사례 2 • 미국 대학 미국과 캐나다 등지에 이메일 시스템을 위한 상표 등록 • 중국 IT 제조업체 16개국에 컴퓨터 제품을 위한 상표 등록 • 6년 간에 걸친 상표사용에 대한 이의제기와 소송 • 상표병존계약 체결; WIPO 중재조항 • 미국 대학의 중국에서의 상표 등록 신청 거부, 중국 제조업체에 상표 등록을 위한 협조 요청 • 이행 명령 (위임 등록 및 라이센스)을 위한 분쟁해결 요청; 단독 중재자 • 잠정 판정 (이행 명령)

16. WIPO 중재 WIPO 신속중재 변론서 한 차례 교환; 중재절차 각 단계의 기한 단축; 단독 중재인; 보다 짧은 기간 동안의 심리; 확정 중재 수수료 적용

17. WIPO 신속중재 사례 • 사례 1: 금융 계약 • 분쟁 양당사자 분쟁해결의 긴급성에 동의, 보다 짧은 기한 정립에 합의 • 단일 쟁점 • 1일 심리 • 최종 판정: 신청 접수일로부터 5 주 • 중재 비용: 미화 20,000 달러 • 사례 2: 특허 전용실시 계약 • 1개의 유럽 특허 및 5개의 미국 특허 분쟁 • 아시아 당사자 (발명가) 자신의 제품이 사용이 허가된 기술을 사용하여 만들어졌기 때문에 로열티를 낼 필요가 없다고 주장, 미국 당사자는 이에 반대 • 복잡한 법적 / 기술적 쟁점 (특허 침해, 유효성, 집행가능성, 계약 항변) • 영업비밀, 모델, 현장 실사 (보안 명령) • 12 번의 절차 명령, 2번의 임시 처분 • 8일간의 구술심리 • 최종 판정: 신청 접수일로부터 15개월 • 중재 비용: 미화 650,000 달러

18. 전문가 결정 • 중립의 제3자에 의한 분쟁의 신속한 해결 방법으로 제한된 범위의 쟁점이나 (예: 로열티 가액 분쟁) 기술적 또는 과학적 특징을 갖는 쟁점을 결정할 필요가 있는 경우에 적절함 • 중재보다 더 형식에 구애 받지 않으며, 융통성이 있고 신속함 • 전문가의 결정은 당사자가 다르게 합의하지 않는 한 구속력이 있음 • 다른 WIPO 절차와 병행할 수 있음

19. 조정, 중재, 전문가 결정 (1) • 분쟁 당사자 주도 / 자치 / 합의에 기초 • 융통성: “à la carte” • 전문성 • 당사자에 의한 중립인 선임; 맞춤식 선임 • 중립성 • 중재인 / 조정인 / 전문가, 절차 언어, 법률, 분쟁해결 장소 • 비공개성 • 분쟁 회부 여부, 결과 (WIPO 중재규칙 제 52조, 제 73-76조) • 소송 절차보다 우호적임 • 우호적인 상업 관계 지속·회복 가능

20. 조정, 중재, 전문가 결정(2) • 단일 절차 • 복수 관할권에서의 분쟁을 단일 절차로 해결 • 관할권 문제 없음 • 시간 및 비용의 효율성 (WIPO 중재규칙 제 38조) • 중재: 판정의 최종성 / 집행가능성 • 뉴욕 협약 • 제한된 경우를 제외하고 (예,due process 미비), 중재판정의 “자동” 집행 • 142 개국 가입 • 당사자간 (inter-partes) 효력 • 조정: 상업적인 해결방안

21. ADR 조항의 작성 • 필수 요소: • ADR의 종류 • 적용 규칙 • ADR 장소, ADR 절차상 언어 • 중립인의 수 • 중재의 경우, 준거법 • 중재 장소: 중재에 호의적인 장소; 현대적 중재법 • 표준조항 사용과 제한적인 수정 • 옵션 조항 결합 (조정 포함) • 분쟁 당사자들이 합의하는 비율 높음 • 사건의 특성에 맞는 절차 선택 (예, 신속중재)

22. WIPO 표준 조정 조항 “아래 서명한 당사자들은 다음의 분쟁에 대해 WIPO 조정규칙에 따라조정에 회부하기로 합의한다. 조정장소는 [특정장소 기재]로 한다. 조정절차에서 사용될 언어는 [특정언어 기재]로 한다.” WIPO 표준 중재 조항 “아래 서명한 당사자들은 다음의 분쟁에 대해 WIPO 중재규칙에 따라 중재에 회부하여, 중재에 의해 최종 결정이 내려짐에 합의한다. 중재 판정부는 [3인 중재인][단독 중재인]으로 구성한다. 중재지는[특정장소 기재]로 한다. 중재절차에서 사용될 언어는[특정언어 기재]로 한다. 분쟁은 [특정관할국가 기재]의 법에 따라 결정하도록 한다.” WIPO 표준 전문가 결정 조항 “아래 서명한 당사자들은 다음의 분쟁에 대해 WIPO 전문가 결정 규칙에 따라 전문가 결정에 회부하기로 합의한다. 전문가에 의해 내려진 결정은 당사자에 구속력을 [갖는다.][갖지 않는다.]전문가 결정 절차에서 사용될 언어는[특정언어 기재]로 한다.” (http://www.wipo.int/amc/en/arbitration/contract-clauses/clauses.html)

23. WIPO 센터: ADR 옵션

24. WIPO 중재 조정 사건 통계(1) • 70+ 조정 • 100+ 중재 • 당사자: 18 개국 (국내 & 국제) • 호주, 캐나다, 중국, 덴마크, 핀란드, 프랑스, 독일, 아일랜드, 이스라엘, 이태리, 인도, 일본, 네덜란드, 파나마, 루마니아, 스페인, 스위스, 영국, 미국등. • 중재지 • 프랑스, 독일, 네덜란드, 스위스, 미국 • 절차상 언어 • 영어, 불어, 독어, 이태리어

25. WIPO 중재 조정 사건 통계(2) • 분쟁 내용: • 계약: 특허 라이센스, 의약품 공급계약, R&D, 합작 사업계약, 소프트웨어/IT, 저작권, 상표병존계약, 예술작품 마케팅, 기타 상업 관계 (건설, 금융, 고용). • 특허 침해 • 높은 성공률 • 분쟁 가액: 미화 20,000 – 600,000,000 달러

26. http://www.wipo.int/amc/en/center/caseload.html

27. 상설 (administered) vs. 임시 (Ad Hoc) 중재? 분쟁 발생 이후 절차에 대한 합의가 어려움; 누구를 적합한 중립인으로 선임할 것인가?; 어떤 기관에게 절차를 맡길 것인가? 중립인 명부 (중재인, 조정인, 전문가) 1,000명 이상의 중재인, 조정인, 전문가 70개국 출신 ADR, IP 및기술적 분야의 광범위한 배경 IP 분쟁을 염두에 둔 규칙 조정, (신속) 중재, 전문가 결정 예) WIPO 중재 규칙 제 48-52조: 실험, 현장 실사, 모델, 영업비밀, 비밀정보, 보안 명령 표준 합의 조항 분쟁해결기관으로서 WIPO 센터의 역할 (1)

28. 저렴한 분쟁해결 수수료 효율적인 사건관리 (비용절감 효과) 중재 판정부 선임, 전문가 선임 지원, 수수료 및 중재비용 관리 심리 시설 제네바 또는 싱가폴: 심리 시설 무상 제공 WIPO Electronic Case Facility (ECAF) 국제적이고 안정적인 정보제공, 절차 안내 및사건관리 특정분야의 IP 분쟁해결을 위한 제도 고안·실행 (UDRP) 분쟁해결기관으로서 WIPO 센터의 역할 (2)

29. WIPO Electronic Case Facility (ECAF) • WIPO 규칙에 따른 중재 조정 사건 당사자 이용가능 • 예외: America’s Cup Jury Procedure • 주요 특징 • 인터넷 상으로 사건 일람 가능 • 당사자 / 중립인에 의한 용이한 사건관리 • 쉽고, 빠르고, 어디서나 접속이 가능하면서도 보안이 잘 유지되는 시스템 • 사용자 정보 • http://www.wipo.int/amc/en/ecaf

30. IP ADR 정보 제공 출판물 워크샾및 컨퍼런스 WIPO Workshop for Mediators in Intellectual Property Disputes WIPO Arbitration Workshop, 2008년 10월 21-22일 WIPO Advanced Workshop on Domain Name Dispute Resolution, 2008년 10월 23-24일 ADR 정보 기관으로서 WIPO 센터의 역할

31. WIPO 센터 도메인 이름 분쟁 해결 • 29,000건이 넘는 도메인이름 분쟁 • 14,000+ WIPO가 제안한 통일도메인이름분쟁해결규정(UDRP) 적용 • 15,000+ 새로운 도메인 도입단계에 적용되는 분쟁해결규정 (Sunrise) 적용 • 55개국 이상의 국가별 도메인이름 (ccTLDs) • .au, .ch, .fr, .me, .ph, .tv… • 분쟁 도메인이름 예 columbiapictures.com, dreamworks-china.com, emiwarnermusic.com, espn.com.au, ifpi.com, elpais.com, 産経新聞.com, jkrowling.ir, mariovargasllosa.org, microsoft.org

32. 상표 공존 가능 (품목별/관할권별) 심사, 이의신청 공기관 (특허청)에서 관리 도메인이름 “First-come first-served”, 심사제도 없음 사적 등록기관에서 등록 각 도메인이름은 유일 결과: “사이버스쿼팅” – 상표와 동일/유사한 도메인이름의 악의적 등록 상표-도메인이름충돌

33. 모든 침해 도메인이름이 소송비용의 가치가 있지는 않음 도메인이름 등록자는 종종 상표권자와 다른 관할권에 위치, 소송비용이 증가함 도메인이름 등록의 용이함 (등록데이터 확인절차 없음, 이전가능성, 낮은 등록비용) 은 상표권 집행을 어렵게함 상표권의 보호기준은 관할권별로 완전히 통일되어 있지 않음 상표-도메인이름충돌

34. 목적:“사이버스쿼팅”의 방지, 규제 등록관행 및 등록요건 신중하게 도메인이름 확장 (new gTLDs) 통일된 분쟁해결제도 행정절차 (administrative) – 법원소송의 가능성 열려있음 간이 절차 도메인이름의“악의적 등록 및 이용”에 한정됨 상표에 한정됨 결과: “통일도메인이름분쟁해결규정 (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP)” WIPO Domain Name Process I

35. 적용대상이 되는 분쟁 (UDRP 규정 제4조(a)): 신청인의 상표 또는 서비스표와 도메인이름이 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사함 도메인이름 등록인이 그에 대한 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있지 아니함 도메인이름이 부정한 목적으로 등록 및 사용됨 도메인이름에 대한 권리 또는 정당한 이익의 예 (UDRP 규정 제4조(c)) : 도메인이름 등록인이 부정한 목적없이 당해 도메인이름 또는 이에 대응하는 명칭 사용 부정한 목적의 등록의 예 (UDRP 규정 제4조(b)): 상표권자에게 도메인이름을 판매하기 위한 목적으로 등록 UDRP 적용대상이 되는 분쟁

36. WIPO 센터 도메인 이름 분쟁 해결 • 당사자: 143개국 • 절차언어: 15개국어 • 소요시간: 약 2개월 • UDRP 이전율: 83%

37. 三共.com 貿發網.com 貿發靈.com 香港貿易發展局.com ペンタックス.com トリンプ．com 毎日新聞.com schöps.com 丸三証券.com 産経新聞.com 恒生指数.com fortunéo.com kværner.net ライブドア.com 香港上海匯豐銀行.com 太古.com 資生堂.net 홍콩은행.com 홍콩상하이은행.com 欧米茄.com chériefm.com rémycointreau.com rémy-cointreau.com 西铁城.com hyosung.com posteel.com lgtelecom.com samsungmemory.com 삼성.com 분쟁도메인 이름 예

38. WIPO UDRP 사건: 한국 관련 통계 • 한국어: WIPO UDRP 절차언어 4위 영어 12705 스페인어 499 불어 342 한국어 226 독어 153 중국어 59 • 한국 당사자: • 신청인 국적국: 22위 (64 건; 0.45%) • 피신청이 국적국: 6위 (579 건; 4.11%) • 한국 도메인이름 패널위원 12명

39. WIPO UDRP 웹사이트: 한국어

40. 기타정보 • Website: http://www.wipo.int/amc • Emails: arbiter.mail@wipo.int eunjoo.min@wipo.int • Mailing list: http://arbiter.wipo.int/subscribe