Studio legale Avv. Simona Piccioni

1. Studio legale Avv. Simona Piccioni STUDIO LEGALE Simona Piccioni AVVOCATO SPECIALIZZAZIONE CONTRACT LAW – LEGAL ENGLISH CONSULENZA AZIENDALE E FORMAZIONE MANAGERIALE “License Agreements ” Corso ASSEFI PISA 14 Ottobre 2010-prima parte

2. Cos è…..? E’ un momento chiave nella dinamica evolutiva dell’azienda. INTERNAZIONALIZZARSI:analizzare opportunità nuove,aprirsi agli stimoli, imparare a conoscere nuovi contesti apprezzandone la “diversità”,mette in moto risorse, gestire conflitti, procedere ad una progressiva trasformazione dell’impresa.

3. AVVERTENZE… • Fondamenta” per ’investimento? • due teste (non sempre) sono meglio di una, un team di lavoro affiatato e competente (ad ognuno le sue competenze) aiuta (quasi sempre) a sbagliare di meno • Teoria dell’investimento lungimirante

4. DOMANDE SEMISERIE • -Devo CONCLUDERE entro la prossima settimana,un contratto di trasferimento di Know how con un Partner indiano… come mi devo regolare? faccio a tempo? • -Il mio partner tailandese mi ha inviato una bozza di contratto per una joint venture, mi riesce a dare un’occhiata per domani?

5. Errori piu’ ricorrenti • 1. Uso modelli internazionali standardizzati : lascia scoperti importanti aspetti del rapporto che si vuole regolare • 2. In troppi casi l’azienda italiana lascia che sia la controparte straniera a far la prima “mossa”, proponendo un testo contrattuale già scritto e definito(…ovviamente a suo favore!!)

6. Conclusione • Ci si troverà INEVITABILMENTE di fronte ad un testo contrattuale SBILANCIATO in favore dell’altra parte e spesso NON COMPRENSIBILE , sia per le espressioni tecnico-giuridiche utilizzate………

7. e soprattutto….. • …….sia per la sottoposizione a leggi straniere che verranno peraltro applicate pure da Autorità giurisd. Straniere e dunque niente affatto IMPARZIALI o competenti!!

8. RISPOSTE.. SEMISERIE • Obiettivi da raggiungere e i tempi; • profili in considerazione (industriali, doganali, fiscali, economici, marketing, lavoristici, logistici); • i rischi da evitare; • le soluzioni giuridiche di oggi per il domani…?

9. FALSI AMICI • TO MAY: probabilità nel linguaggio di tutti i giorni. Ma traduce (come shall) anche il significato di un obbligo contrattuale • TO SUE: intentare un’azione legale, citare in giudizio (non assicurare!) • BREACH:inadempimento del contratto (non scocciatura o imprevisto!!) • FIRM: Impresa-sin. di Company o partnership. Ma anche definitivo(Firm and binding)

10. FALSI AMICI • DEADLOK:Stallo decisionale in una J.V., se i soci detengono una partecipazione paritaria nella soc comune. • BOILERPLATE: clausole standard (forza maggiore,conf. Etc..) che si collocano nella seconda parte dei contratti intern.

11. FONTI DEL Commercial CONTRACT • LEX MERCATORIA: convenzioni internazionali, princ. generali affermati dalla giurispr. Arbitrale, modelli uniformi di contratto adottati da Organismi intern.li. • NORME DI DIR. INTERN. PRIVATO dettate da ciascun ordinamento giur. nazionale

12. FONTI DEL Commercial CONTRACT • LIMITI (conv. devono esser ratificate e rese esecutive;le parti possono escludere l’applicabilità) • NESSUNA fonte è quindi SUFFICIENTE e Assolutamente affidabile

13. UNICA CERTEZZA • La sola regola certa allora è quella dettata dal contratto, scaturente dalle volontà di contraenti, tradotta nel modo più avveduto e appropriato possibile in…. • SINGOLE CLAUSOLE DI CONTRATTO

14. Allora: Partiamo da qui….!! • Facciamo nostro il concetto per cui: • …nessun tempo è più importante di quello dedicato alla pianificazione, che deve seguire un percorso necessariamente individuale. • Strategia Operativa Sartoriale, confezionata ad hoc per l’impresa

15. Spunti di Riflessione • Perché è cosi importante il testo del contratto? • Le regole d’oro per la redazione di un buon testo • I “falsi amici”,ovvero l’importanza del legal english • Su quali clausole focalizzare l’attenzione? • Cosa non può MAI mancare (impegni assunti dalle parti;durata del contratto; casi di inadempimento e rimedi;clausole limitative o esonerative della responsabilità)

16. License/ing Agreement Un diverso approccio alla delocalizzazione dell’attività produttiva può vedere l’impresa italiana trasferire la propria tecnologia (ovvero l’insieme delle conoscenze possedute da un’impresa reative ad un prodotto o processo industriale) all’estero.

17. License Agreement Vera e propria alternativa per l’impresa rispetto alla conclusione di un contratto di vendita meramente occasionale o a contratti di distribuzione è fornita dalla possibilità di costituire una rete di licenziatari locali ai quali poter trasferire la propria tecnologia commerciale e produttiva e cui affidare conseguentemente la rivendita dei prodotti.

18. Trasferimento di innovazioni • Quando si parla di trasferimento di tecnologia tra imprese ci si riferisce normalmente al • trasferimento di innovazioni: • un’impresa trasferisce a un’altra informazioni e metodologie di lavoro che sono “nuove” per l’impresa che le riceve e • che, pertanto, sono in grado di • ARRICCHIRE l’insieme di • conoscenze di quest’ultima

19. Fiducia, ma…… • Tale forma di cooperazione ha quale presupposto irrinunciabile una reciproca fiducia tra i partners; • è tuttavia sempre consigliabile, anche in tali casi, provvedere • a tutelare la propria impresa. • A volte ci si ritrova a condurre una…finta trattativa…

20. License Agreement Rientrano nella definizione tutti i rapporti attraverso i quali il licenziante permette dietro versamento di un corrispettivo ad un altro soggetto, detto licenziatario, di sfruttare i diritti di proprietà industriale (brevetti e marchi) di cui egli stesso è titolare e a volte di utilizzare alcune conoscenze tecniche e tecnologiche

21. In due parole… Il titolare di determinati diritti di propr int.(brevetto, marchio o know how)ne garantisce l’ utilizzo ad un altro soggetto. Problemi da fronteggiare….? 1. Identificare in modo compiuto e preciso i DIRITTI di sfruttamento che vengon concessi al licenziatario in relazione alla tecn licenziatagli -

22. License Agreement 2.-Occorrerà , poi, delineare l’ ambito di utilizzazione da parte del licenziatario Per es:…. solo per una data applicazione (Field of use)e non invece per altre che il licenziante si riserva di sfruttare egli stesso o tramite la sottoscr di ulteriori contratti di licenza

23. License Agreement 3. Domandarsi:.. Si vuole che i diritti concessi siano relativi alle sole attività produttive del licenziatario oppure preferiamo concedergli anche il diritto di commercializzare i prodotti fabbricati utilizzando la tecnologia trasmessagli da noi trasmessa….?

24. E l’esclusiva….? 4. Esclusivaevent. concessa al licenziatario 5. Definizione dell’Ambito territoriale della licenza Ciò implica la chiara individuazione dell’ ambito geografico che segna i limiti entro i quali il licenz.rio potrà utilizzare i diritti conferitigli in connessione alla tecn oggetto di licenza.

25. License Agreement 6. Non dimentichiamoci che esistono alcunenorme imperativeincluse quelle del Regolamento UE 772/2004, in tema di accordi di trasferimento di tecnologia. -Il licenzrio può sfruttare i diritti di lic acquisiti nell’ ambito di un certo Stato o di una data area geografica

26. Territory 6. La specifica clausola che serve ad individuare l’ ambito geografico è quella definita “Territory”: attraverso di essa il licenziante può “creare” e rendere operative una serie di eccezioni per cui il lic.rio potrà sfruttare la tecn anche all’ estero

27. Attenzione!! NB:Occorre fare molta attenzione a tale clausola se siamo in ambito U.E. e quindi alle limitazioni imposte al licenziatario per la vendita dei prodotti al di fuori dell’ area europea. -Regolamento Ce 2790/1999 sancisce infatti l’ incompatibilità con le norme poste a tutela della concorrenza.

28. Attenzione!! NB: L’applicabilità del Regolamento Ce 772/2004 è subordinata al fatto che le quote di mercato delle Parti non superino le soglie precisate nel reg. stesso.

29. Le soglie… -il 20% avuto riguardo alle quote accumulate da lic e lic.rio per i contratti di lic sottoscritti tra concorrenti, - e il 30% per le quote detenute da ciascuna parte nel caso di contratti di lic sottoscritti tra imprese non concorrenti.

30. Terms to use…while drafting! Licensor:licenziante, colui che cede il diritto Licensee: traduce il licenziatario License: indica la licenza concessa Sublicensing:il licenziatario riconcede a sua volta a terzi la licenza

31. Presentazione delle Parti • Between • ____________.incorporated under the lawsof______,with registered office at__ _____________corporate capital equal to____________represented by its legalrepresentative ____________hereinafter referred to as “the Manufacturer” • and • ___________,domiciled in _________,with registered office at ___________hereinafter referred to as “the Agent” • The Manufacturer and the Agent are hereinafter collectively referred to as “the Parties"

32. Whereas(Premesse) • “Whereas M &NY is in the business of developing, manufacturing and selling jeans and technical cloths throughout the world and is in possession of valuable, updated and confidential designs and technical data, information and Knowledge relating to such products;”

33. Whereas Wheras Myosotis is an indian Manufacturer and seller that has available facilities for the manufacture and assembly of clothes and desires to obtein the benefits of M &NY experience and Know How in the field of said products through a licencing Agreement..”

34. Grant of License “The Licensor hereby grants (concede) anon-exclusive, non transferable license to use the tecnhology (or “Technical Information”)…for the purpose of developing, assembling, marketing and selling the Products…

35. Grant of License “…in the Territory and the Licensee agrees to act in that capacity and undertakes to use its best efforts to maximise the sale of the Products in the Territory, subject to the terms and conditions of this Agreement”

36. Segue…. Definire il contenuto di una licenza non comporta in genere grandi difficoltà, quando si parla di brevetti.

37. Casi più problematici Maggiori problemi sorgono per la licenza diKnow-how che ha ad oggetto un insieme di conoscenze non brevettateche posseggono -in quanto tali- il carattere diindeterminatezza e richiedono un intervento del licenziante al fine di delineare leprestazioni oggetto del contratto.

38. …necessità di distinguere Il licenziante deve distinguere e disciplinare A) la semplicetrasmissione della documentazione tecnica etecnologica (che rappresenta il know how) dagli ……………….

39. …assistenza tecnica……….. B)……..altri servizinecessari al licenziatario al fine di utilizzare la tecnologia che gli è stata fornita (assistenza tecnica)

40. Cos’è il Know-how ? Nel Know -how rientrano l’insieme di informazioni che presentano unaserie dicaratteristiche utili ai finidella loro individuazione ed idoneea distinguerlepoi da altre figure con cui presentano tratti in comune.

41. Know-how Si tratta diinformazioni tecniche , il che le distingue subito da quelle meramente commerciali presenti nel franchising;segrete (non note o facilmente accessibili) e sostanziali,cioè utilitanto da garantire a chi se ne avvale un reale vantaggiosui concorrenti che non posson sfruttare tali informazioni. • Descritte in un apposito documento (disegni, ass. tecnica)

42. Limiti:riservatezza • Quali limiti di utilizzo della tecnologia per il licenziatario? • Licenziante deve mantenere la max riservatezza su quanto trasmette al lic.rio per 2 motivi: • Evitare di far crescere i concorrenti con la divulgazione; • Lasciarsi aperta la possibilità di sfruttare a pieno il suo know how, licenziandolo a più licenziatari.

43. Quale Soluzione …? • L’inserimento di un Confidentiality Agreement da parte del licenziante può proprio andar a rispondere a tale esigenza. • Divieto:Il licenziatario non può sub- licenziare a terzi ( a meno che non sia in grado di procedere da solo allo sfruttamento del knowhow)

44. Confidentiality clause “The Parties have agreed in writing to protect theconfidentiality of such information”

45. Confidentiality clause “ “All technical, financial and commercial information concerning the agreement and duly exchangedby and between the parties in performing any provision hereto shall be deemed confidential, and the parties shall take all necessary and reasonable steps to prevent the disclosure of the received information to any third party.”

46. Testo in Italiano “ Tutte le informazioni tecniche, commerciali e finanziarie che riguardano (relative al..) il contratto e che sono state oggetto di scambio e trasmissione tra le Parti devono ritenersi confidenziali e le parti porranno in essere ogni attività che si renda necessaria al fine di scongiurare la loro impropria divulgazione a terzi.

47. Key Terms “ -Confidential Information, Disclosing Party, Receiving Party, duty of care -not to disclose/to keep confidential the Confidential Information (Non rivelare, non far trapelare informazioni riservate)

48. …..segue… “ -”Not to use the Confidential Information for any purpose other than the performance of the Party’s obligations under the agreement”

49. Limiti:segue….. 3. Infine il licenziante dovrà pure assicurare la compatibilità dei diritti di esportazione concessi al lic.rio con quelli di altri distributori operanti su altri mercati. N.B: L’opposto interesse vede il lic.rio interessato ad avvalersi della possibilità di reperire valuta pregiata, per mezzo delle esportazioni(per finanziare investimenti o acquistare prodotti di importazione).

50. Scelta migliore • Le alternative che si pongono al licenziante sono diverse, ma la più ricorrente consiste nel riconoscere al lic.rio il diritto esclusivo all’esportazione dei prodotti in dati mercati, ma solo a patto che essa avvenga sotto il controllo del licenziante e attraverso la sua rete di distribuzione.