Moeten we af van het Benelux -merkenrecht?

1. Moeten we af van het Benelux-merkenrecht? Tobias Cohen Jehoram Camille Jansen Dirk Visser

2. Europolis Voor inburgering is vereist dat het “merk door het gebruik ervan onderscheidend vermogen heeft verkregen in het gehele grondgebied van een lidstaat of, in het geval van de Benelux, in het gehele gedeeltevan het Beneluxgebiedwaar een weigeringsgrond bestaat”.

3. “Wanneer bij een uit een of meer woorden van een officiële taal van een lidstaat of van de Benelux bestaand merk de weigeringsgrond slechts bestaat in een van de taalgebieden van een lidstaat of, in het geval van de Benelux, slechts in één taalgebied van de Benelux, moet komen vast te staan dat het merk door het gebruik onderscheidend vermogen heeft verworven in dit gehele taalgebied”.

4. “Voor het aldus gedefinieerde taalgebied moet worden beoordeeld of de betrokken kringen, althans een aanzienlijk deel ervan, de betrokken waar of dienst op basis van het merk als van een bepaalde onderneming afkomstig identificeren”.

5. Europolis • Is bij een beschrijvend Nederlands woord altijd inburgering in Nederland én Vlaanderen vereist? • BBIE & Steinhauser (in BIE): Ja. • Gielen (in IER): Nee, Nederland is een aanzienlijk deel van het NL taalgebied. Dus is inburgering in geheel Nederland inburgering in een een aanzienlijk deel van het NL taalgebied.

6. Aantallen inwoners Nederland 16,4 miljoen België 10,5 miljoen Vlaanderen 6,1 miljoen Wallonië 3,4 miljoen Brussel 1 miljoen Luxemburg 0,5 miljoen (< 2% BNX) NL taalgebied 22,5 miljoen Nederland = 72% van NL taalgebied

7. Storck/OHIM (Werther’s Echte) • “Bijgevolg kan een merk […] slechts worden ingeschreven wanneer is bewezen dat het onderscheidend vermogen door het gebruik heeft verkregen in het deel van de Gemeenschap waarin het ab initio dergelijk onderscheidend vermogen miste […] Het […] bedoelde deel van de Gemeenschap kan, in voorkomend geval, uit slechts een lidstaat bestaan.” (ov. 83)

8. Kleurmerken, vormmerken, beschrijvende Engelstalige woorden • weigeringsgrond bestaat dan in de gehele Benelux, dus inburgering (en dus tenminste gebruik?) in de gehele Benelux vereist. • Geen gebruik gebruik in Luxemburg (< 2% BNX) > geen inburgering > geen merk ?

9. NL woord wel ingeburgerd in Nederland, maar niet Vlaanderen? • Je krijgt bij het BBIE geen merkinschrijving. • Wat kan je dan nog wel? • Art. 2.19 BVIE n.v.t., dus (mogelijk): • 10bis Unieverdrag > 6:162 BW

10. Andere mogelijkheid? • NL woord wel ingeburgerd in Nederland, maar niet Vlaanderen? • Je krijgt bij het BBIE geen merkinschrijving? • Probeer het in Alicante! • Is OHIM minder streng dan het BBIE?

11. Hoe zit ‘t op Europees niveau? • Hoe streng is OHIM? • Moet je inburgering in 27 landen bewijzen? • Volgens Stock/OHIM (Werther’s echte) moet het (?) • Zo niet, dan moet je maar terugvallen op een nationaal merk. • Maar dat hebben we juist niet!

12. Moet er iets veranderen? • Nationaal merk ? • Kan bijv. in de vorm van een ‘beperkende aantekening’ in het Benelux-register Tegenwerping: • Provinciaal merk?, gemeentelijk merk?, merk voor postcode gebied?

13. Andere mogelijkheid? • Niet-geregistreerde merk • Recht ontstaat op basis van gebruik. • Zoals vóór 1970 • In alle andere Europese landen bestaat het!

14. Hoe gaan ander landen (met meer officiële talen) hier mee om? • Zwitserland • Spanje • Duitsland • UK

15. Andere Benelux eigenaardigheden • Weigeringszaken naar het Benelux Gerechtshof? • (of naar een nieuw Benelux Gerecht van Eerste Aanleg (BGEA)?) • Goed voor de rechtseenheid of bezigheidstherapie? • Nogal wat divergentie tussen Hof Den Haag en Hof Brussel …?

16. Art. 2.20 lid 4 BVIE “Het uitsluitend recht op een merk luidende in één der nationale of streektalen van het Beneluxgebied, strekt zich van rechtswege uit over zijn vertaling in een andere dezer talen. De beoordeling van de overeenstemming voortvloeiende uit vertalingen in een of meer aan het genoemde gebied vreemde talen geschiedt door de rechter”.

17. Art. 2.20 lid 4 BVIE = in strijd met de richtlijn! “Het uitsluitend recht op een merk luidende in één der nationale of streektalen van het Beneluxgebied, strekt zich van rechtswege uit over zijn vertaling in een andere dezer talen. De beoordeling van de overeenstemming voortvloeiende uit vertalingen in een of meer aan het genoemde gebied vreemde talen geschiedt door de rechter”.

18. Hoe groot is het probleem? • In hoeveel zaken wordt er serieus gediscussieerd over inburgering van een woordmerk? • Bij 35 depots per jaar. • Op 35.000 depots per jaar. • (Er zijn 5 kleurmerkdepots per jaar)