한•미 특허제도 비교

1. 한•미 특허제도 비교 2006. 12. 12. 박 시 영

2. 한•미 특허제도 비교 • 특허제도 개요 • 특허요건 • 심사절차 및 주요제도 • 특허권•침해•소송

3. 특허제도 개요 • 미국 헌법 §Ⅰ. 8-8 “The congress shall have power… to promote the progress of science and useful arts, by securingfor limited times to authors and inventors the exclusive right to their respective writings and discoveries." • 특허법(35 U.S.C.) • 1790년 전문 7조의 특허법 제정 • 1793년무심사주의로 전환 • 1836년특허청 설립, 심사주의 채택 • 1842년 의장특허제도 도입(특허법 제171조) • 1870년상표등록제도 도입 • 1930년식물특허제도 도입(특허법 제161조) • 1952년 현 특허법과 가장 유사한 체제로 정비. • 1982년 CAFC 설립

4. 특허제도 개요 • 한국헌법 22조① 모든 국민은 학문과 예술의 자유를 가진다. ② 저작자·발명가·과학기술자와 예술가의 권리는 법률로써 보호한다. • 특허법 • 1946년 미군정법령 제91호 • 1961년 전문 158조의 특허법제정, 한국 특허법의 기본법 • 1980년 출원공개제도 도입 • 1986년 물질특허제도 도입 • 1990년 전문개정. 현행 특허법의 기본 • 1996년 등록 후 이의신청 제도 도입 • 2006년 이의신청제도를 무효심판으로 통합

5. 특허제도 개요 • 연방법원 관할 사건 • 연방헌법 및 연방 법 하에서 발생하는 법률분쟁 • 헌법, 연방법률, 조약 등과 관련된 사건들. • 해운(海運) or 해상(海上)과 관련된 사건들: • 미국 정부가 소송의 당사자인 경우. • 두 개 이상의 주정부(州政府)가 소송의 당사자인 경우. • 서로 다른 주(州)들의 사람들 사이에서 벌어진 소송사건. • 같은 주(州)의 사람들이라도 그들 사이에서 벌어진 "두개 이상의 주(州)들로부터 불하(拂下) 받은 토지"와 관련한 분쟁. • 외국대사 또는외국사절과 관련된 사건들. • 연방 법원 수 • 지방법원 : 95개 • 항소법원 : 13 개

6. 특허제도 개요

7. 특허제도 개요 • 심급 • 연방지방법원(District Court) → 연방항소법원(Court of Appeals) → 연방대법원(The Supreme Court) • 배심원제도 • 사실심(제1심) • 고도의 기술적인 사건에 대한 배심원의 이해능력, 외국인에 대한 선입견 문제 • 판결문집 • 연방 대법원 : 123 U.S. 456(공식), S.Ct, L.Ed, L.Ed.2d, • 연방항소법원 : 123 F.2d 456 또는 123 F.3d 456 • 연방지방법원 : 123 F.Supp 456

8. 특허제도 개요 • CAFC • 1982년 설립 • 특허, 관세, 정부상대 손해배상 관련 사건 전속관할 • Pro-patent • 종래시스템에서의 권리자의 승소율은 30% 이었지만, CAFC 에서는 80%로 상승 • 주 법•주법원 • 각 주 지방법원, 고등법원 및 대법원 • 뉴욕 주 : The Supreme Court of NY → Appellate Division of the Supreme Court → Court of Appeals

9. 특허출원의 종류

10. 발명 미국(35 U.S.C. 101 Inventions Patentable) • 새롭고 유용한 방법(Process), 기계(Machine), 물건 (Manufacture), 물질(Composition of Matter), 또는 그것들의 새롭고 유용한 개량점을 발명하거나 발견한 자 • Composition of Matter : 조성물, 혼합물, 합금, 단일물, 분자, 중간체 등 포함 • Manufacture : 인간에 의해 만들어진 모든 것 포함. • 인간이 만든 모든 유형의 물질(Structural Entities)의 특허성은 신규성, 진보성 등에 의해 결정 • Not within the Statutory Subject Matter • Principles, laws of nature, mental process, intellectual concepts, ideas, natural phenomena, mathematical formulae, methods of calculation, fundamental truths, motives

11. Plant • 미국(35 U.S.C. 161 Patents for plants) • Whoever invents or discovers and asexually reproduces any distinct and new variety of plant, including cultivated sports, mutants, hybrids, and newly found seedlings, other than a tuber propagated plant or a plant found in an uncultivated state, may obtain a patent therefore, subject to the conditions and requirements of this title. • 반복적으로 유성 생식하는 식물은 식물다품종보호법(Plant Variety Protection Act, 1970년 제정)에 의해 특허와 유사하게 보호 • 한국 • 제31조(식물발명특허) 무성적으로 반복생식할 수 있는 변종식물을 발명한 자는 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다.

12. Provisional • 개요 (35 U.S.C. 111(b) & 119(e)) • 1995.6.8 부터 국내우선권을 인정하기 위해 채택된 제도 • 간단한 서류제출로 출원일 확보(발명의 상세한 설명과 도면, 영어 외 언어) • 시장조사 등 시간이 필요한 경우, • 급하게 발명을 공개할 경우 • 효과 • 가출원은 심사하지 않으며 1년 이내에 정상출원을 하지 않으면 포기된 것으로 간주 • 가출원 상세한 설명의 기재요건은 정상출원과 동일하게 적용. • 우선권주장은 가출원과 정상출원사이에만 인정 • 권리기간의 기산일은 정규출원일부터 시작 • 2004년 102,278건 가출원 접수

13. Continuation • 개요 (35 U.S.C. 120 ) • 선출원된 발명에 대한 심사가 종료되기 전에 발명자는 선출원명세서에 기재된 발명의 결함이나 불명확한 부분을 보충하기 위해 선출원에 대한 계속출원이 가능. • 주로 거절사정을 면하기 위해 이용. • 효과 • 계속출원이 있으면 선출원은 포기한 것으로 간주되며 출원일은 소급되어 인정.

14. Continuation-in-part • 개요 (35 U.S.C. 120) • 선출원된 발명을 개량하거나 구성요소가 새롭게 추가된 경우 • final office action 후 보정에 의한 new matter 문제 해소 • 발명자는 선출원의 심사가 종료되기 전에 선출원을 모출원으로 하는 CIP출원 가능. • 효과 • 새롭게 추가된 부분을 제외한 나머지 발명은 선출원된 날로 소급 • 선출원은 포기한 것으로 간주.

15. Divisional • 개요 • 2이상의 독립적이고도 특징있는 발명이 하나의 특허 출원 명세서에 기재되어 있을 때 • 출원인은 그 중 하나 이상을 분할시킬 수 있으며, 분할된 출원서는 최초 출원일에 출원된 것으로 인정.

16. 발명 한국 제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다. “발명”이라 함은 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것을 말한다. • 비발명 • 자연법칙 자체 • 발견이어서 창작이 아닌 것 • 자연법칙 위배되는 것 • 자연법칙을 이용하지 않는 것(경제법칙, 수학공식, 작도법 등) • 기능 • 단순한 정보의 제시

17. 발명 한국 • 컴퓨터 프로그램자체 • 반복하여 동일한 효과를 얻을 수 없는 것 • 미완성 발명

18. 유용성(Usefulness) 미국(35 U.S.C. 101 Inventions Patentable) • Process, Machine, Manufacture, Composition of Matter에 해당하는가 • 유용성이 있는가 • General Utility(어느 용도이건 용도가 있는가) • 단순한 호기심, 실현되지 못한 과학적 상상 이상의 것 • Specific Utility(실제 의도대로 작용하는가) • 영구기관 • Beneficial Utility(최소한의 사회적 유용성이 있는가) • 도덕, 건강, 사회적 질서에 반하는 것, 도박기계 • 잠재적 부정적 결과 v. 유용성

19. 산업상 이용 가능성 한국 제29조(특허요건) ①산업상 이용할 수 있는 발명으로서 … • 산업 • 산업은 유용하고 실용적인 기술에 속하는 모든 활동을 포함하는 최광의(最廣義) 개념으로 해석 • 산업상 이용할 수 없는 발명 • 현실적으로 명백하게 실시할 수 없는 발명 • 업(業)으로 이용할 수 없는 발명, 개인적, 실험적, 학술적으로만 이용가능한 발명

20. 산업상 이용 가능성 한국 제29조(특허요건) ①산업상 이용할 수 있는 발명으로서 … • 인간을 수술하거나 치료하거나 또는 진단하는 방법의 발명 (의료 기기, 의약품 등은 가능) • 미국은 의료행위에 대해 특허는 허여하되 손해배상과 금지청구할 수 없는 것으로 규정(35 U.S.C. 287(c)) • 공공의 질서, 선량한 풍속 등에 대해서 별도 규정(제32조)

21. 발명자(Originality) 미국(35 U.S.C. 115 & 116) • 발명자에 의한 출원 (법 제101조, 규칙 1.41-1.47조) • 진정한 발명자만이 특허획득 가능 • 공동발명자란 달성되어야 할 결과에 대한 아이디어를 단지 제공하는데 그치지 않고, 달성하는 수단을 제공하는 사람 • 공동발명자는 1) 동시에 함께 일하지 않아도, 2) 동일한 형태나 동일한 양으로 기여하지 않아도, 3)모든 청구항에 대해서 기여하지 않아도 가능 • 선의의 발명자 누락, 오기에 대해 특허 전후 보정•정정 가능(§116,§256)

22. 발명자 • 한국 제33조(특허를 받을 수 있는 자) ①발명을 한 자 또는 그 승계인은 이 법에서 정하는 바에 의하여 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다. 다만, 특허청직원 및 특허심판원직원은 상속 또는 유증의 경우를 제외하고는 재직중 특허를 받을 수 없다. ②2인 이상이 공동으로 발명한 때에는 특허를 받을 수 있는 권리는공유로 한다. • 발명자 : 자연법칙을 이용한 기술적 사항을 창작한 자 • 발명자는 발명의 완성시에 특허를 받을 수 있는 권리를 원시적으로 소유 • 미성년자도 가능 • 법정대리인 • 특허청 직원에 대한 특칙

23. 신규성(Novelty)

24. 신규성(Novelty) • 102(a)(b) 정리

25. 신규성(Novelty) 미국(35 U.S.C. 102) • 102(c): “출원인이 발명을 포기한 경우” • 102(d): “미국출원일로부터 12개월 이전에 특허 또는 발명자증의 출원에 대해, 미국 출원일전에 외국에서 출원인, 대리인 또는 양수인에 의해 먼저 특허되거나 또는 특허대상에 이르거나 발명자증이 허여된 경우” • 102(f): “출원인이 특허받고자 하는 주제(발명)를 발명하지 않은 경우”

26. 신규성(Novelty) 미국(35 U.S.C. 102) • 102(g)의 선발명자 결정 • Reduction to Practice(Actual, Constructive) 가 빠른 사람이 우선 • 예외 : RTP가 늦더라도 타인의 착상 이전 시점부터 합리적인 노력(Reasonable Diligence)을 기울였음을 입증하는 경우 선발명 자로 결정

27. 신규성(Novelty) 한국 제29조(특허요건) ①산업상 이용할 수 있는 발명으로서 다음 각 호의 1에 해당하는 것을 제외하고는 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다. 1. 특허출원전에 국내 또는 국외에서 공지되었거나 공연히 실시된 발명 2. 특허출원전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재되거나 대통령령이 정하는 전기통신회선을 통하여 공중이 이용가능하게 된 발명 ③특허출원한 발명이 당해 특허출원을 한 날 전에 특허출원 또는 실용신안등록출원을 하여 당해 특허출원을 한 후에 출원공개되거나 등록공고된 타특허출원 또는 등록공고된 실용신안등록출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명 또는 고안과 동일한 경우에 그 발명에 대하여는 제1항의 규정에 불구하고 특허를 받을 수 없다. 다만, 당해 특허출원의 발명자와 타특허출원의 발명자나 실용신안등록출원의 고안자가 동일한 경우 또는 당해 특허출원의 특허출원시의 특허출원인과 타특허출원이나 실용신안등록출원의 출원인이 동일한 경우에는 그러하지 아니하다.

28. 신규성(Novelty) 한국 • 제29조제1항 • 출원된 발명의 청구항과 선행기술 전체 대비 • 제29조제3항 • 출원발명의 명세서 또는 도면과 후출원 발명의 청구항 대비 • 미국의 경우 선출원 발명의 명세서로부터 진보성이 없는 후출원 발명이라도 거절(102(e) & 103)

29. 신규성(Novelty) 미국 • 102(e): 특허출원인의 발명전에 타인에 의하여 미국에 출원되어, 공개된 특허출원에 기재된 발명의 경우, 특허출원인의 발명전에 타인에 의해 미국내에 출원되어 그 특허출원에 대해 허여된 특허에 기재된 발명의 경우에는 특허받을 수 없다. • 103(c)(1): 102(e)(f)(g) 규정에 의해서만 선행기술의 자격이 있는 타인에 의한 발명은, 클레임된 발명이 이루어진 당시에 타인의 발명내용과 클레임된 발명이 동일인에 의해 소유되었거나 또는 동일인에게 양도의무가 있었던 경우, 103(a) 규정에 의하여 클레임 발명의 특허성을 부정하는데 사용될 수 없다.

30. 신규성(Novelty) 한국 • 다른 날에 동일 출원이 있는 경우(제36조제1항) • 선 출원만 특허가능 • 같은 날에 동일출원이 있는 경우(제36조제2항) • 협의에 의하여 정해진 자만 특허가능

31. 진보성(Non-Obviousness) 미국 35 U.S.C. 103(Conditions for Patentability; Non-Obvious Subject Matter) 102 규정에서 제시된 바와 같이 발명이 동일하게 개시되어 있지 않은 것이라 하더라도 그 발명 전체로서 선행기술과의 차이가 그 발명 당시에 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 자명한 것이라면 특허를 받을 수 없다 한국 제29조 ②특허출원 전에 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 제1항 각호의 1에 규정된 발명에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것일 때에는 그 발명에 대하여는 제1항의 규정에 불구하고 특허를 받을 수 없다.

32. 진보성(Non-Obviousness) 미국 Graham Inquiry 1. 선행기술의 영역과 내용의 결정 2. 선행기술과 문제된 클레임 사이의 차이점 확인 3. 관련 기술분야에서 통상적인 기술자의 수준의 분석 4. 2차적 고려사항(상업적 성공, 타인의 실패 등)의 증거를 평가

33. 진보성(Non-Obviousness) 미국 연방순회항소법원의 teaching, suggestion, motivation test 통상의 지식의 범위내에서 결합이나 수집을 하도록 동기를 부여해줄 특정한 이해나 원리가 선행기술에 규정되어 있어야 진보성을 부정할 수 있다. 동기를 부여할 수 있는 것으로는 해결되어야 할 문제의 속성, 선행기술의 시사, 당업자의 지식이 있다.

34. 진보성(Non-Obviousness) 미국 KSR v Teleflex 사건 2006. 11. 28. 구술심리가 있었고, 판결은 2007년 중순으로 예상, 진보성에 관한 중요한 판례가 될 것임. 원고는 기존의 진보성 판단기준이 너무 loose해서 그 결과 많은 부실한 특허가 양산되고 있으므로 기존 테스트를 “capable”로 바꿀 것을 주장 미국 특허청은 “extra ordinary”를 주장 피고는 기존 테스트의 유지를 주장

35. 상세한 설명 기재요건

36. 상세한 설명 기재요건 미국(35 U.S.C. 112 Specification) • Written Description • The specification shall contain a written description of the invention . . . • 당업자가 명세서를 볼 때 이 발명자가 발명을 소유했다는 것을 인정할 수 있도록 청구항 발명을 충분히 기재 • 출원 후 보정에 의해 청구범위를 확대 또는 축소하는 경우 제기 • 원출원 명세서에 그러한 내용이 기재되어 있는지 여부

37. 상세한 설명 기재 요건 미국(35 U.S.C. 112 Specification) • Enablement • The manner and process of making and using the invention • 당업자(Person Having Ordinary Skill in the Art)가 과도한 노력(Undue Experimentation) 없이 발명을 실시하거나 사용할 수 있을 정도로 명료하고도 충분히 기재

38. 상세한 설명 기재 요건 미국(35 U.S.C. 112 Specification) • How To Make • 청구된 발명을 제조하거나 실시하는데 필요한 물질이나 장치의 입수용이성 • How To Use • 제101조를 만족하지 못하면 제112조도 만족하지 못하게 된다. 그러나 그 반대는 항상 옳지 않다.

39. 상세한 설명 기재 요건 미국(35 U.S.C. 112 Specification) • Best Mode The specification . . . shall set forth the best mode contemplated by the inventor of carrying out his invention. • 발명자는 출원 당시 본인이 알고 있는 최적의 실시예를 기재하여야 한다 • 대상 : 청구항에 기재된 발명 • 2단계 테스트 • 출원 당시 발명자가 발명을 실시하는 best mode를 알고 있었나(주관적 판단) • Best Mode가 있다면 당업자가 실시할 수 있을 정도로 명세서에 Best Mode가 기재되어 있는가(객관적 판단)

40. 상세한 설명 기재 요건 미국(35 U.S.C. 112 Specification) • Best Mode • Best Mode를 특히 지적하지 않고, 바람직한 실시예를 다른 예와 구별없이 기재하더라도, 실제 발명자가 인식한 Best Mode 만 기재되어 있다면 위배아님 • Best Mode가 영업비밀을 포함하는 경우에도 기재 • Continuous Application의 경우 선출원 후, 후출원 전에 새로 알게 된 Best Mode 가 있는 경우, 후 출원의 명세서에 기재된 선출원의 Best Mode의 내용을 Update해야 할 필요성 • 선출원의 출원일이 기준이므로 Update 할 필요없음

41. 상세한 설명 기재 요건 • 한국 제42조(특허출원)②제1항의 규정에 의한 특허출원서에는 다음 각호의 사항을 기재한 명세서와 필요한 도면 및 요약서를 첨부하여야 한다. 1. 발명의 명칭 2. 도면의 간단한 설명 3. 발명의 상세한 설명 4. 특허청구범위 ③제2항제3호의 규정에 의한 발명의 상세한 설명에는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 그 발명의 목적․구성 및 효과를 기재하여야 한다.

42. 특허청구범위 기재 미국(35 U.S.C. 112 Specification) The specification shall conclude with one or more claims particularly pointing out and distinctly claiming the subject matter which the applicant regards as his invention. 한국(제42조제4항) ④제2항제4호의 규정에 의한 특허청구범위에는 보호를 받고자 하는 사항을 기재한 항(이하 “청구항”이라 한다)이 1 또는 2이상 있어야 하며, 그 청구항은 다음 각호에 해당하여야 한다. 1. 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침될 것 2. 발명이 명확하고 간결하게 기재될 것 3. 발명의 구성에 없어서는 아니되는 사항만으로 기재될 것

43. 심사흐름도 특 허 출 원 미국 방 식 심 사 실 체 심 사 의 견  보 정 심 판 특 허 증 발 행 최 종 거 절 계속출원 포 기 재발행특허출원 Disclaim 재 심 사 유 효 무 효 심 판

44. 심사흐름도 출 원 ① 방 식 심 사 한국 ④ 심사청구 ② IPC 부 여 ③ 출 원 공 개 ⑤ 실체심사착수 거절이유없음 거절이유있음 ⑨ 특허결정 ⑥ 거절이유통지 ⑦ 의견서/보정서 ⑪ 이의신청 ⑧ 재 심 사 거절이유 해소 이유있음 거절이유 미해소 이 의 결 정 ⑩ 거 절 결 정 유 지 결 정 취 소 결 정 무효 심판 청구 심결 (심판원) 불복 심판 청구 제 소 판결 (특허법원) 상 고 판결 (대 법 원)

45. 공개 • 미국(35 U.S.C. 122) • 2000. 11. 29 이후 출원에 공개제도의 도입 • 출원일로부터 18개월 이후 • 출원인의 요청시 18개월 이전 공개 가능 • 공개되지 않는 출원 • No Longer Pending • 국가안보/비밀유지의 의무가 있는 경우(법 제181조) • 법 제111(b)조에 의한 가출원의 경우

46. 공개 • 미국(35 U.S.C. 122) • 공개 제외의 신청 • 신청 시기 : 출원시 • 요건 : 동일한 내용에 대하여 외국에서 공개된 바가 없으며 앞으로도 공개되지 않음을 기재 • 신청은 언제라도 취소 가능, • 취소시 공개후에 외국에 출원하는 경우, 해당 출원으로부터 45일 이내에 동출원의 사실을 신고(미신고시, 미국 특허출원의 포기로 간주), • 가권리(Provisional Right)의 발생(법 제154(d)) • 공개일로부터 등록일까지의 기간에 대한 합리적인 로열티

47. 재심사(Reexamination) • 개요(35 U.S.C. 301 – 307(1981. 7. 1 시행)) • 등록된 권리의 유무효성에 대한 재심사 • 내용 • 신청인 : 특허권 존속기간 내에 누구나 신청 가능 • 기간 : 권리를 행사할 수 있는 기간(존속기간 + 6년 시효기간) 내에 신청 • 사유 : 반포된 간행물에 대한 특허성만으로 한정 • 신청하지 않은 청구항에 대해서도 직권심리 가능 • 권리자는 청구항의 정정 가능 • 1999. 11. 29 이후 출원은 권리자가 아닌 사람도 심리에 참여 가능 • 특허에 대한 유효성 추정이 배제되므로 비권리자에 유리 • 당사자 모두 심판원에 불복 가능

48. 재심사(Reexamination) • 결정계(ex parte)와 당사자계(inter parte) • 청구자의 참여제한 여부 - 결정계: 청구자 관여 배제 - 당사자계: 이의 및 의견제출 가능 • 추후 무효항변 제한 여부 - 결정계: 제한없음(금반언의 부적용) - 당사자계: 재심사절차에서 제기하였거나 할 수 있었던 사유의 항변은 추후 제한 됨(금반언의 적용) • 항소 가능 여부 결정계는 항소불가, 당사자계는 BPAI에 심판 제기, CAFC에 항소 가능

49. 재심사(Reexamination) • 장점 - 비용과 시간의 절약 - 특허전문가에 의한 심사 • 단점 - 재심사 사유의 제한 - 금반언원칙에 의한 추후 대응 제한 • Substantial new question of patentability (SNQ) - prevent frivolous challenge

50. 재발행(Reissue) 특허 • 개요(35 U.S.C. 251, 252) 실수로 인하여 명세서의 일부 또는 전부가 실시불능인 경우 청구할 수 있는 범위보다 더 넓거나 좁게 청구한 경우 No new matter • 효과 원 특허의 존속기간 동안 권리 존속 특허 후 2년 이후에는 청구범위 확장 불가 원 특허는 처음부터 없었던 것으로 간주 재발행 특허 허여 전 재발행 특허의 청구항의 발명을 실시한 제3자는 그 범위 내에서 계속 실시 가능