Direito da Propriedade Industrial “Registo nacional, comunitário e internacional de marcas"

1. Direito da Propriedade Industrial “Registo nacional, comunitário e internacional de marcas" UNL, 19 de Novembro de 2009 Raquel Mota de Campos

2. Vias de protecção Extensão da protecção Entidade responsável INPI Território nacional Via nacional Via comunitária IHMI Território da UE Via internacional Países designados OMPI As diferentes vias de registo: Marcas 2

3. Permitem o alargamento territorial da protecçãoconferida a uma marca Através destes sistemas, o âmbito de protecção da marca passa a abranger... ... todo o território da UE (registo comunitário) ... o território dos países designados (registo internacional) Diferentes vias de registo Vantagens de utilização 3

4. A marca é um direito territorial ... ... assim, se uma marca estiver apenas registada em Portugal, o seu titular só poderá fazer valer os seus direitos em território nacional. Não poderá impedir, por exemplo, que alguém em Espanha utilize o seu sinal O titular de uma marca comunitária/internacional registada pode assegurar a protecção do seu sinal: ... em Espanha e, simultaneamente em todo território UE ... apenas em Espanha (e em Portugal) Através do sistema internacional/comunitário 4

5. Facilitam a obtenção de uma protecção territorial alargada • simplificação processual ... no momento da apresentação do pedido (basta 1 pedido, 1 língua, 1 contacto) ... ao nível da gestão do direito (alterações pretendidas com repercussão imediata) • redução comparativa de custos Diferentes vias de registo Vantagens de utilização 5

6. Permitem que o interessado reivindique a prioridade de 6 meses prevista na Convenção da União de Paris Com base numa marca nacional o interessado dispõe de 6 meses para efectuar o pedido de registo internacional ou comunitário, podendo gozar da prioridade conferida pelo registo nacional Através deste mecanismo a data do pedido de registo internacional/comunitário pode chegar a recuar 6 meses Diferentes vias de registo Vantagens de utilização 6

7. A escolha da via de protecção mais adequada depende da estratégia da empresa. No entanto, antes de avançar, o requerente deverá ter em conta duas preocupações ... Escolha dos países-alvo ... países em que espera que a marca venha a ser usada Escolha da marca ... deve ter em consideração: aspectos comerciais, marketing e limites jurídicos impostos à constituição das marcas nos territórios-alvo Diferentes vias de registo Como escolher? 7

8. Os sinais distintivos são direitos territoriais... ... o exclusivo de um sinal é apenas garantido no território em que se encontra registado Sinais Distintivos Direitos territoriais Protecção nacional, internacional e comunitária A escolha da via mais adequada depende da dimensão e da estratégia da empresa 8

9. Sistema do Registo Nacional de Marcas Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Lisboa) - Propriedade Industrial - www.inpi.pt 9

10. Código da Propriedade Industrial Aprovado pelo Decreto-Lei n.º 36/2003, de 5 de Março, alterado: - Decreto-Lei n.º 318/2007, de 26 de Setembro - Decreto-Lei n.º 360/2007, de 2 de Novembro - Lei n.º 16/2008, de 1 de Abril Republicado pelo Decreto-Lei n.º 143/2008, de 25 de Julho que aprovou medidas de simplificação e de acesso à Propriedade Industrial Tabela de Taxas Aprovada pela Portaria n.º 1098/2008, de 30 de Setembro e republicada com as alterações constantes da Portaria n.º 1254/2009, de 14 de Outubro Registo Nacional Diplomas 10

11. TABELA DE TAXAS Alterações à Portaria n.º 1098/2008, de 30 de Setembro: - Transmissão de direitos de propriedade industrial São gratuitos os actos de transmissão de direitos quando efectuados na sequência de uma operação de fusão ou cisão registada em Portugal. - Revogação da taxa de registo É revogada a taxa de registo, a sobretaxa de registo e a taxa de revalidação de registos de marcas, logótipos, recompensas, denominações de origem e indicações geográficas nacionais. Registo Nacional TAXAS

12. -Sinal distintivo do comércio -Identifica e diferencia produtos/serviços oferecidos no mercado; -Permite distinguir os produtos/serviços que pertencem a uma determinada empresa dos de outras empresas; -Permite ao consumidor reportá-los à sua verdadeira origem empresarial. Marcas Definição 12

13. NominativaAdidas Figurativa Mista Marcas Tipos 13

14. Números / Letras Objectos Slogans “i'm loving' it" Marcas Tipos 14

15. Outros tipos de marcas: Combinação de cores (marcas de cores), Marcas tridimensionais e outras Marcas não tradicionais (por ex. Marcas sonoras) Marcas Tipos 15

16. Distintiva (única), ou seja, não pode ser exclusivamente constituída por termos descritivos, genéricos ou usuais – quando se limita a indicar ou a descrever o produto e ou serviço que visa assinalar Verdadeira - não pode induzir o consumidor em erro lícita –não pode ofender a lei, a ordem pública ou os bons costumes Não semelhante ou idêntica – não pode constituir uma reprodução ou imitação de outra já existente Marcas Requisitos 16

17. X • “Vestido” para assinalar vestuário • “Tiger” para assinalar veículos automóveis • “Katro” para assinalar chá • “Lycra” para assinalar têxteis  Marcas Carácter Distintivo Exercício  X 17

18. Depois de apresentado o pedido de registo, o mesmo é submetido a um exame formal e publicado no BPI • Decorrido o prazo para oposição (e contestação), é efectuado o exame de fundo, apreciando-se se o sinal requerido observa todas as condições legais • Concluído o exame, é proferido o despacho, que poderá ser de concessão ou de recusa, provisória ou definitiva • Das decisões do INPI pode o interessado interpor recurso judicial (prazo: dois meses)

19. 6 Meses… Recusa Provisória Recusa Provisória Contestação Reclamação Publicação Pedido Despacho 2 meses 1 mês 2 meses 1 mês 1 prorrogação 1 prorrogação Requerimento fundamentado Requerimento fundamentado O Estudo do processo pode ser suspenso Por período não superior a 6 meses Pelo período em que se verifique uma causa prejudicial Requerimento do interessado Acordo da parte contrária Oficiosamente pelo INPI A requerimento do interessado

20. Registo pode ser recusado se o sinal for: • Descritivo, genérico ou usual – quando se limita a indicar ou descrever o produto ou do serviço que visa assinalar ; (a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, a proveniência geográfica, a época de produção...) • Enganador – quando induz o público em erro; • Ilícito – quando ofende a lei, a ordem pública ou os bons costumes; • Reprodução ou imitaçãode outro já existente .

21. Registo pode ser recusado se o sinal for: • Descritivo – quando se limita, exclusivamente, a indicar ou descrever (a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, a proveniência geográfica, a época de produção...) do produto ou do serviço que visa assinalar. Ex: Quanto à proveniência geográfica Sinal: “Algarve” Produtos: Laranja Sinal: Bermuda Produtos: Tabaco

22. Registo pode ser recusado se o sinal for: • Genérico – Designa exclusivamente o nome do género ou a forma comum dos produtos ou serviços marcados.  Ex: “Televisão” Ex: (forma) (Produtos: aparelhos de televisão) Ex:

23. FUNDAMENTOS DE RECUSA

24. Registo pode ser recusado se o sinal for: • Usual – Quando se limita a indicar o produto ou o serviço, ou o género de produtos ou serviços, ou ainda quando se encontra banalizado pelo uso indiscriminado em relação a qualquer tipo de produto ou serviço. Ex: Bica, galão

26. Registo pode ser recusado se o sinal for: • Enganador – quando induz o público em erro Ex: LikeSilk Classe 25.ª - Vestuário em polyester 9 – Relógios

27. Registo pode ser recusado se o sinal for: • Ilícito – quando ofende a lei, a ordem pública ou os bons costumes Ex: “Drink and Drive” Produtos: Bebidas alcoólicas

28. Registo pode ser recusado se o sinal for: • Reprodução ou imitaçãode outro já existente EX: SinalSinal “Smart” “Smart” (sumos de fruta) (sumos de fruta)

29. O INPI recusa o registo de marcas que representem imitação de outras já protegidas. • Conceito jurídico de imitação de marca • registo de marca prioritário • produtos ou serviços idênticos ou afins • semelhança susceptível de induzir o consumidor em erro ou confusão

30. Consoante a composição da marca, a semelhança ou identidade, pode ser: Nominativa Figurativa Fonética Conceptual Cool/Kool Marcas Imitação Basket / Buskit For You/ 4 U Star/Estrela 30

31. Riverland / Timberland • Zymlin / Xymelin • Eurica / Erika Marcas Imitação Exercício 4. / 5. / 31

32. Quando está em causa uma marca de prestígio, pode existir imitação mesmo que não haja identidade ou afinidade entre produtos e/ou serviços. • Com este regime excepcional procura-se evitar: • aproveitamentos indevidos do prestígio adquirido • diluição da força distintiva do sinal prestigiado

33. A não ser que ao requerente tenha sido dada autorização, é recusado o registo de marcas que, nomeadamente: • contenham símbolos ou emblemas do Estado, municípios ou outras entidades públicas, nacionais ou estrangeiras • englobem nomes ou retratos de terceiros • violem direitos de autor ou direitos de propriedade industrial • contenham sinais de elevado valor simbólico, nomeadamente símbolos religiosos

34. A bandeira nacional portuguesa • É recusado o registo de marcas que sejam constituídas, exclusivamente, pela bandeira nacional da República Portuguesa ou por alguns dos seus elementos • É ainda recusado o registo de marcas que contenham, entre outros elementos, a bandeira nacional nos casos em que seja susceptível de:  Induzir o público em erro sobre a proveniência geográfica dos produtos ou serviços a que se destina;  Levar o consumidor a supor, erradamente, que os produtos ou serviços provêm de uma entidade oficial;  Produzir o desrespeito ou o desprestígio da bandeira nacional ou de algum dos seus elementos

35. O registo é concedido quando, efectuado o exame, não tiver sido detectado fundamento de recusa e a reclamação, se a houver, for considerada improcedente. O registo é, desde logo, recusado quando a reclamação for considerada procedente.

36. Caso prático Peixe congelado e produtos alimentares à base de peixe Pedido de registo de marca nacional “Caprichos do Alaska Mar Ibérica” Peixe, nomeadamente, pescada, bacalhau, lulas, lagostins e gambas pré-frita, enfarinhadas e panadas, lulas com molho, mariscos Reclamação: marca nacional “Capricho” Contestação: Produtos comercializados em embalagens próprias com identificação da origem empresarial; “Capricho” é um vocábulo corrente no idioma português sinónimo de “esmero” Quid Juris?

37. Caso prático • - marca reclamante prioritária • Produtos de manifesta afinidade • Semelhança gráfica e fonética entre “Capricho” e “Caprichos” susceptível de induzir o público consumidor em erro ou confusão. Não se traduz numa designação usualmente empregue na individualização dos produtos que ambos os sinais visam demarcar. Pedido de registo de marca nacional “Caprichos do Alaska Mar Ibérica” Reclamação: marca nacional “Capricho” Contestação: Produtos comercializados em embalagens próprias com identificação da origem empresarial; “Capricho” é um vocábulo corrente no idioma português sinónimo de “esmero”

38. Caso prático Pedido de registo de marca internacional “Café + CO” 1ª Reclamação: marca nacional “Café Sô” (Serviços de restauração, incluíndo cafetarias). 2ª Reclamação: marca nacional “Café & Cª” (Restaurantes, pastelaria e cafetaria (alimentação). Quid Juris?

39. Caso prático Concessão parcial Pedido de registo de marca internacional “Café + CO” 1ª Reclamação: marca nacional “Café Sô” (Serviços de restauração, incluíndo cafetarias). 2ª Reclamação: marca nacional “Café & Cª” (Restaurantes, pastelaria e cafetaria (alimentação). - marca reclamante prioritária - Alguns serviços de manifesta afinidade - Semelhança gráfica, fonética e conceptual susceptível de induzir o público consumidor em erro ou confusão.

40. O registo é recusado provisoriamente quando o exame revelar fundamento de recusa e a reclamação, se a houver, não tiver sido considerada procedente. Notificação ao requerente para responder no prazo de um mês, sob cominação da recusa se tornar definitiva.

41. Resposta do requerente Não se verifica alteração da avaliação efectuada A recusa não tem fundamento, ou as objecções levantadas foram sanadas Concessão Recusa

42. Caso prático Pedido de registo de marca nacional “Aquabona” Reclamação: Marca nacional: “Aquafina”; Marca comunitária: “Aquafina” Pesquisas de anterioridade: Marca internacional “Aquavital”; Marca internacional “Aquagym”; Marca internacional “Aquabona” Quid Juris?

43. Caso prático Pedido de registo de marca nacional “Aquabona” Improcedente Reclamação: Marca nacional: “Aquafina”; Marca comunitária: “Aquafina” Recusa Provisória: “Aquabona” Pesquisas de anterioridade: Marca internacional “Aquavital”; Marca internacional “Aquagym”; “Aquabona”

44. Se no prazo de dois meses após a publicação de um despacho se reconhecer que este deve ser modificado, o processo é submetido a despacho superior, com informação dos factos de que tenha havido conhecimento e que aconselhem a revogação da decisão proferida.

45. Concessão+ 1 mês Marca = 10 anos, a contar da data da concessão (período indefinidamente renovável) 10 anos 6 meses 10 anos indefinidamente renováveis... 6 meses 2 meses Prazo de recurso Publicação BPI Renovação Título de registo O registo caducase não for renovado após 10 anos No entanto, mesmo antes de expirar o seu prazo de validade, o registo pode extinguir-se...

46. São causas de caducidade do registo de marca: • a falta de pagamento taxas • a vulgarização do sinal • a possibilidade de indução do consumidor em erro • a falta de uso sério durante cinco anos consecutivos

47. Por uso sério da marca entende-se a utilização comercial efectiva, através de actos concretos, reiterados e públicos. O sinal usado deve corresponder ao que se encontra registado, apenas podendo divergir em elementos não essenciais (proporções, indicações descritivas...). A marca composta só por palavras (nominativa) pode ser empregue com qualquer aspecto figurativo, desde que não ofenda direitos de terceiros.

48. Para além da caducidade, o registo extingue-se se: • O titular a ele expressamente renunciar • O Tribunal o anular ou declarar nulo

49. O título de registo é nulo se a marca: • Não for suficientemente distintiva • For contrária à lei, à moral, à ordem pública ou bons costumes • For enganosa • For constituída por sinais insusceptíveis de representação gráfica • Contrarie o previsto no artigo 238º

50. Otítulo de registo é anulável se a marca ofender direitos de terceiros. As acções de anulação devem, em princípio, ser interpostas no prazo de 10 anos a contar do despacho de concessão do registo (o direito de pedir anulação de registos de má fé é imprescritível). O titular de uma marca registada que, durante cinco anos consecutivos, tiver tolerado o uso de uma marca registada posterior, deixa de poder requerer a anulação (a não ser que se trate de registo de má fé) – preclusão por tolerância