O direito ao segredo

1. O direito ao segredo

2. Um direito Geral ao Segredo?

3. O Direito ao segredo • Haverá, realmente, um direito ao segredo, equivalente ao direito à patente? Certamente, no sistema em vigor, não há um dever de manifestar a invenção, publicando-a em domínio comum. • O privilégio, que tem como pressuposto a divulgação, é uma faculdade, não um dever

4. O Direito ao segredo • Gama Cerqueira lembra: • “pois o inventor pode dar à sua invenção o destino que quiser. Pode conservá-la inédita, explorá-la como segredo de fábrica, cedê-la ou divulgá-la. É um direito que preexiste à concessão da patente” [1] • [1] Tratado da Propriedade Industrial”, 2ª ed., atualizada por Rio Verde e Costa Neto, 1982, p. 417.

5. O Direito ao segredo • Mas não existe um direito exclusivo ao segredo, suscetível de impedir a utilização da invenção. • Mesmo com a instituição do direito do usuário anterior do objeto de uma patente - direito de posse à invenção -, exercitável contra o titular da patente (art. 45 da Lei 9.279/96) não se configura um poder de excluir terceiros da exploração do invento. • Na hipótese de tal “direito do usuário anterior”, sobrepõe-se ao privilégio um poder de não ser excluído da invenção, tutela passiva, pois.

6. O Direito ao segredo • Nenhuma exclusividade também se distingue na proteção do segredo de indústria prevista no art. 195, XI da Lei 9.279/96. • Colocada, como sempre o foi, no capítulo referente à concorrência desleal, conserva em sua nova configuração a característica de eficácia “erga omnes, mas não real”, eficácia absoluta (erga omnes) mas não um poder de excluir terceiros com os mesmos direitos erga omnes, ou seja, não é um direito exclusivo - como notou Pontes de Miranda.

7. O Direito ao segredo • Assim, o direito ao segredo da invenção é simplesmente uma liberdade de não ser obrigado a publicar sua criação (ou experiência técnica, o que não é, a rigor, invenção), somada à proteção geral decorrente das normas de concorrência leal. • Há, por fim, um direito procedimental ao sigilo previsto no art. 43 § 1º do CPI/96, que assegura efeitos civis ao lado do dever do sigilo administrativo pelo INPI. Esse, porém só favorece àquele que vier a postular patente.

8. O segredo em face à pretensão à patente

9. Estado da técnica. Perda de novidade • O estado da técnica compreende todas as informaçõestornadas acessíveis ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior. Assim, perde-se a novidade não somente com a divulgação da tecnologia - publicando um paper, por exemplo - mas também pelo uso da tecnologia.

10. Anterioridades relevantes ao estado da técnica • Certa, quanto à existência e à data. A anterioridade é constatada por qualquer meio de prova e pode resultar de um conjunto de presunções sérias, precisas e concordantes. • Suficiente: um homem do ofício deve ser capaz de produzir o invento com base nos dados já tornados públicos. • Total: a anterioridade, ou as anterioridades, devem conter todo o invento, sendo certo que, em alguns casos, a articulação de várias anterioridades para efeito novo constitui invenção autônoma • Pública: a anterioridade deve ser suscetível de ser conhecida do público. O conhecimento por um terceiro da invenção, e até mesmo sua exploração, não destrói a novidade, se este conhecimento ou esta exploração permaneceu secreta

11. Efeito do uso anterior sobre a anterioridade • Segundo o texto do CPI vigente, o estado da técnica inclui tudo aquilo que tenha sido tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior.

12. Efeito do uso anterior sobre a anterioridade • Pois muitas vezes a novidade de invenções oumodelos de utilidade é questionada com base em documentos ou outras provas, que atestam o conhecimento privado ou o uso sigiloso por terceiros da criação patenteável antes do depósito do respectivo pedido no INPI. • Um exemplo freqüente é o da empresa que, para evitar que um competidor consiga certa patente, alega anterioridade em relação à tecnologia pertinente exibindo documentos internos - plantas, especificações, memórias de cálculo e que tais -que descreviam o invento para o qual se pede o privilégio muito antes que o pedido fosse apresentado.

13. Efeito do uso anterior sobre a anterioridade • A questão de Direito a ser discutida, numa situação como esta, é, assim, a de quando o uso de um invento constitui anterioridade ou divulgação. • “É preciso ter em conta a diferença que é feita entre uma comunicação de uma invenção a uma pessoa e a comunicação ao público. • No primeiro caso, não haverá anterioridade senão quando for provado que a pessoa da qual se trata era competente para compreender a invenção. • No segundo caso, basta provar que a publicidade foi de tal natureza que pessoas competentes para compreender a invenção, e não vinculados à obrigação de guardar segredo poderiam ter acesso àquela. A simples possibilidade é então suficiente para que haja anterioridade. Chavanne e Burst, op. Cit., loc. cit.

14. Efeito do uso anterior sobre a anterioridade • É preciso distinguir, ainda, a anterioridade que resulta da exploração pública por terceiros e a divulgação, decorrente de ato próprio do inventor que se apresenta como depositante. A comunicação da invenção a terceiros vinculados ao segredo, por parte do inventor, enquanto tais terceiros não violarem sua obrigação não constituirá anterioridade [1]. [1] Burst et Chavanne, op. Cit. p. 19

15. Efeito do uso anterior sobre a anterioridade • De qualquer forma, repise-se que a comunicação pessoal à pessoa não vinculada a segredo só consiste em anterioridade se o receptor da informação pode compreendê-la. • Tal doutrina é reafirmada pelos autores brasileiros, escrevendo sobre o código de 1945, mas em raciocínio plenamente válido perante o código vigente. Diz, por exemplo, Pontes de Miranda: • “Não é nova a invenção, (...); b) que publicamente é usada; • (...). Quando a b), não tira a novidade da invenção o uso secreto, (...)”[1] Tratado de Direito Privado, vol.xvii, p. 289. Ed. Borzoi, 1971

16. Efeito do uso anterior sobre a anterioridade • Gama Cerqueira: (Tratado de Direito da Propriedade Industrial, vol. 1, I, Forense, 1952, p.. 77): • “A lei não considera nova, em terceiro lugar, a invenção que, antes do depósito do pedido de patente, tenha sido usada publicamente no país, “de modo que possa ser realizada”. Dizendo simplesmente usada, a disposição legal deve ser interpretada sem restrições: qualquer uso, desde que seja público e torne possível o conhecimento da invenção, prejudica a sua novidade.

17. Efeito do uso anterior sobre a anterioridade • Gama Cerqueira: (Tratado de Direito da Propriedade Industrial, vol. 1, I, Forense, 1952, p.. 77): • Se o uso, embora público, não for de molde a revelar a invenção, a novidade não será afetada. Do mesmo modo, se a invenção for usada particularmente, a sua novidade não sofrerá prejuízo, pouco importando que a invenção tenha sido usada em experiências ou para os fins a que se destina.

18. Efeito do uso anterior sobre a anterioridade • Gama Cerqueira: (Tratado de Direito da Propriedade Industrial, vol. 1, I, Forense, 1952, p.. 77): • Resta saber em que sentido se deve tomar a expressão publicamente empregada na lei. Significa, em nossa opinião, usar a invenção sem as cautelas necessárias para preservar o seu segredo e subtraí-la ao conhecimento de outras pessoas. • Não significa, necessariamente, que a invenção seja usada em público ou perante o público, como em uma exibição, o que não acontece habitualmente. • Assim, o uso da invenção em uma fábrica é suficiente para prejudicar a sua novidade. A expressão usada publicamente opõe-se a uso privado ou secreto”.

19. Efeito do uso anterior sobre a anterioridade • Assim, pode-se concluir que o uso da invenção, para excluir a novidade do invento, deve ser público. Como o empregado (strictu senso) tem dever de guardar segredo de fábrica (CLT, Art. 481, g), assim como todas as pessoas que estão a serviço do detentor do segredo (Lei 9.279/96, art. 195), em princípio o simples uso do invento em indústria não perfaz anterioridade.

20. Efeito do uso anterior sobre a anterioridade • Mas se o empregado, diretor, ou prestador de serviço, etc. o revela a terceiros, ou se o antigo empregado diretor, etc. pode compreendê-lo, então se desfaz a novidade. Ressalva-se, em qualquer caso (mesmo em relação àqueles não submetidos à regra art. 195 do CPI/96), a existência de um pacto de sigilo específico, enquanto não violado, ou enquanto em vigor.

21. O intuito de manter o segredo – a regra de Savigny • A questão aqui em análise é o da revelação do invento a terceiros – quando existe perda da novidade por abandono do teor econômico do sigilo. Com a introdução do período de graça, através do art. 12 do CPI/96 aplica-se ao que ocorre além do período de um ano deferido pela lei como proteção objetiva.

22. O intuito de manter o segredo – a regra de Savigny • Estas ponderações também são pertinentes para a hipótese de apropriação do segredo, inclusive quando se reivindica um pedido de patente, ou o privilégio, em pleito de adjudicação, independentemente do período de graça.

23. O intuito de manter o segredo – a regra de Savigny • Dois elementos devem ser levados em conta: a materialidade do segredo - que as informações pertinentes não sejam de domínio geral, ou pelo menos, do concorrente - e a manifestação de uma intenção de reserva delas em face de sua utilização na concorrência. • Assim, para se verificar se houve resguardo do segredo do invento, além do elemento fático, há que se apurar um elemento volitivo, ou propriamente jurídico.

24. O intuito de manter o segredo – a regra de Savigny • Se há a intenção de reserva, mas as fontes da informação são livremente acessíveis, segredo não há. • Mas se a matéria não é acessível, a presença ou ausência da intenção manifestada de reserva é essencial. Em outras palavras, salvo a vontade manifesta (e não presumida pelo fato de ser empresa em concorrência) em meios econtroles, não há tutela jurídica das informações

25. O intuito de manter o segredo – a regra de Savigny • O art. 195 da Lei 9.279/96 tutela como crime de concorrência deslealo ato de quem divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos, informações oudados confidenciais, utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços, excluídos aqueles quesejam de conhecimento público ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve acesso mediante relação contratual ou empregatícia, mesmo após o término do contrato; ou divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, dos mesmosconhecimentos ou informações, obtidos por meios ilícitos ou a que teve acesso mediante fraude.

26. O intuito de manter o segredo – a regra de Savigny • Excluído assim o emprego de meios ilícitos, em particular a fraude, atutela das informações sigilosas se resume às hipóteses em que haja uma relação de confidencialidade. • Se o inventor passa suas informações para terceiros – por exemplo, para testes ou fabricação – sem exigir reserva ou segredo, faculta a tal terceiro o uso livre das informações.

27. O intuito de manter o segredo – a regra de Savigny • A relação de confidencialidade, prévia à transferência ou constituição do segredo, é assim parte do requisito subjetivo de proteção: a intenção de manter o sigilo deve ser exteriorizada numa relação entre as partes de caráter confidencial. • Na relação de emprego, a confidencialidade é um pressuposto legal; em outros casos, ela tem de ser regulada obrigacionalmente.

28. O intuito de manter o segredo – a regra de Savigny • Aplica-se aqui a noção da intenção de apropriação (ou animus domini, a que tão intensamente se referia Savigny), ainda que sem a tônica do direito de propriedade em face do fato da posse. Não é relevante, embora seja pertinente, a oposição de posse e propriedade em face de um invento apropriado por terceiros. • A tensão maior no caso é entre o direito excepcional(e não natural) de apropriação de uma idéia, e o interesse geral da comunidade de ter os conhecimentos disponíveis para uso geral.

29. O intuito de manter o segredo – a regra de Savigny • Assim, se não demonstrada, com base em lei ou num laço obrigacional específico, a confidencialidade, em seu aspecto objetivo e subjetivo, não há tutela jurídica da anterioridade perdida. • Quem deixa o invento ser comunicado a terceiros, sem violação dos parâmetros da concorrência desleal, e sem a proteção da confidencialidade obrigacional ou legal, perde o direito de pedir patente. Isso se dá em exata obediência aos preceitos constitucionais, e em benefício da sociedade em geral.

30. O intuito de manter o segredo – a regra de Savigny • Isso não quer dizer que o que se apropria passe a ter a pretensão a obter patente. O direito constitucional é apenas deferido ao autor, não a qualquer terceiro. Ainda que se aplique oprincípio first to file , o legitimado é apenas o primeiro a depositar o pedido entre os que são autores independentes. • Mesmo se o autor inicial tenha decaído do direito de pedir a adjudicação, ele tem (e a lei o diz) a pretensão da nulidade contra aquele que, não sendo autor, requer a patente.

31. O segredo como concorrência desleal

32. Segredo de Empresa (1) • Art. 195 da Lei 9.279/96 • Comete crime de concorrência desleal quem.... • XI - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos, informações ou dados confidenciais, utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços, excluídos aqueles que sejam de conhecimento público ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve acesso mediante relação contratual ou empregatícia, mesmo após o término do contrato;

33. Segredo de Empresa (1) • Art. 195 da Lei 9.279/96 • Comete crime de concorrência desleal quem.... XII - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos ou informações a que se refere o inciso anterior, obtidos por meios ilícitos ou a que teve acesso mediante fraude;

34. Segredo de Empresa (1) • § 1º. Inclui-se nas hipóteses a que se referem os incisos XI e XII o empregador, sócio ou administrador da empresa, que incorrer nas tipificações estabelecidas nos mencionados dispositivos.

35. Segredo de Empresa (1-b) O crime de quem passa o segredo • Comete crime de concorrência desleal quem.... • XI - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos, informações ou dados confidenciais, utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços, excluídos aqueles que sejam de conhecimento público ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve acesso mediante relação contratual ou empregatícia, mesmo após o término do contrato;

36. Segredo de Empresa (1-C) O crime de quem passa ou recebe o segredo • Inclui-se nas hipóteses a o empregador, sócio ou administrador da empresa, que incorrer nas tipificações estabelecidas nos mencionados dispositivos.

37. Segredo de Empresa (2) • Divulga, explora ou utiliza-se… Divulgar = lançar a informação em disponibilidade pública, reduzindo ou eliminando a vantagem concorrencial, como o repassar a terceiros, especialmente a concorrentes, eliminando tal vantagem em face do recipiente.

38. Segredo de Empresa (3) • Divulga, explora ou utiliza-se… Explorar é utilizar-se das informações para proveito próprio ainda que sem utilizar-se diretamente.

39. Segredo de Empresa (4) • Divulga, explora ou utiliza-se… • Os atos descritos importam em crime; outros atos, além destes, podem ser tidos como ilícitos civis, tais como o apropriar-se das informações, sem delas utilizar-se, privando o interessado de sua exploração. • Estes são crimes de concorrência. A utilização, fora do âmbito da concorrência, certamente não é crime, e muito menos ilícito. A informação tecnológica não patenteada, ela mesma (excluindo a hipótese de outros ilícitos intercorrentes), não é objeto de propriedade, ou uso exclusivo. O que é vedado, aqui, é a prática de atos lesivos à concorrência.

40. Segredo de Empresa (5) • sem autorização… • O ilícito requer a ausência de autorização, ou o excesso em face a uma autorização limitada, inclusive contratual. • A autorização presume assim cessão de oportunidade de mercado, consistente na transferência de meios tecnológicos, comerciais ou de outra natureza, a concorrente atual ou potencial. O ilícito, reversamente, é a apropriação ilícita desta oportunidade.

41. Segredo de Empresa (6) • conhecimentos, informações ou dados confidenciais… • Não se trata aqui de bens materiais; os bens tutelados são intangíveis, expressos ou não em forma escrita. Mesmo o conhecimento intelectual é sujeito à tutela legal, pois não é sua natureza materializada que é relevante, mas sim seu valor concorrencial.

42. Segredo de Empresa (6) • conhecimentos, informações ou dados confidenciais… • >Tribunal de Justiça do RS • Agravo de instrumento nº 70003360567, décima quarta câmara cível, Tribunal de Justiça do RS, relator: Des. João Armando Bezerra Campos, julgado em 14/03/02. • EMENTA: Agravo de instrumento. Registro perante o INPI. Questão prejudicial. Suspensão do processo. Intimação para retificação de conduta. Segredo de justiça. Eventual concessão de carta de patente não constitui questão prejudicial a autorizar a suspensão do processo, ausente qualquer das hipóteses elencadas no art-265, inc-iv, do Código de Processo Civil. Não obstante o sigilo industrial que se pretende resguardar, a matéria "sub judice" não se adeqüa as hipóteses previstas no ordenamento jurídico. Diante da inexistência da efetiva intimação pessoal do agravado para cumprimento de medida retificatória, merece provimento o agravo neste ponto. Agravo parcialmente provido.

43. Segredo (de justiça) CPI/96 - Art. 206. Na hipótese de serem reveladas, em juízo, para a defesa dos interesses de qualquer das partes, informações que se caracterizem como confidenciais, sejam segredo de indústria ou de comércio, deverá o juiz determinar que o processo prossiga em segredo de justiça, vedado o uso de tais informações também à outra parte para outras finalidades. Lei do Software - § 4º. Na hipótese de serem apresentadas, em juízo, para a defesa dos interesses de qualquer das partes, informações que se caracterizem como confidenciais, deverá o juiz determinar que o processo prossiga em segredo de justiça, vedado o uso de tais informações à outra parte para outras finalidades.

44. Segredo de Empresa (7) • conhecimentos, informações ou dados confidenciais… • O princípio constitucional da liberdade de trabalho apresenta aqui especial importância. Se o conhecimento se incorpora à pessoa, como se restringirá a movimentação do engenheiro, do técnico, ou empregado em geral? • A lei trabalhista veda a competição do empregado durante toda a relação pertinente (art. 483, alínea “h” da CLT).

45. Segredo de Empresa (8) • conhecimentos, informações ou dados confidenciais… • Know how= superação do risco técnico do uso de um determinado método de produção; o valor da eliminação deste risco se integra diretamente no ativo não contabilizável da empresa como uma vantagem sobre os competidores que, mesmo dispondo de vontade gerencial e capacitação tecnológica, teriam de submeter-se aos azares da criação autônoma.

46. Segredo de Empresa (9) • conhecimentos, informações ou dados confidenciais… • O conjunto protegível pela lei em vigor o conjunto de informações, fixadas ou não em qualquer meio, suscetíveis de transmissão a terceiros, constituindo qualquer dos seguintes conjuntos: • 1.    as informações técnicas que um engenheiro ou especialista no setor produtivo normalmente detém, que integram o estado da técnica; • 2.    o conjunto dos dados disponíveis sobre uma área tecnológica, protegidos ou não por patente. • 3.    os resultados de pesquisas, ainda não divulgados. • 4.    os conhecimentos técnicos, “da ordem empírica”, que representam a superação do risco técnico do uso de um determinado método de produção.

47. Segredo de Empresa (10) • conhecimentos, informações ou dados confidenciais… • Confidencialidade.Dois elementos devem ser levados em conta: a materialidade do segredo - que as informações pertinentes não sejam de domínio geral, ou pelo menos, do concorrente - e a manifestação de uma intenção de reserva delas em face a sua utilização na concorrência. • Se há a intenção de reserva, mas as fontes da informação são livremente acessíveis, segredo não há . • Mas se a matéria não é acessível, a presença ou ausência da intenção manifestada de reserva é essencial. Em outras palavras, salvo a vontade manifesta (e não presumida pelo fato de ser empresa em concorrência) em meios e controles, não há tutela jurídica das informações • .

48. Segredo de Empresa (11) • conhecimentos, informações ou dados confidenciais… • Confidencialidade.A relação de confidencialidade, prévia à transferência ou constituição do segredo, é assim parte do requisito subjetivo de proteção: a intenção de manter o sigilo deve ser exteriorizada numa relação entre as partes de caráter confidencial. Na relação de emprego, a confidencialidade é um pressuposto legal; em outros casos, ela tem de ser regulada obrigacionalmente. • Assim, se não demonstrada, com base em lei ou num laço obrigacional específico, a confidencialidade, em seu aspecto objetivo e subjetivo, não há que se falar em ilícito.

49. Segredo de Empresa (12) • conhecimentos, informações ou dados confidenciais… • Confidencialidade. Por exemplo, no contexto de uma subcontratação: • Sigilo As informações técnicas e comerciais recebidas do contratante, assim como aquelas geradas pelo contratado principal e pelo próprio subcontratado durante a execução de suas respectivas obrigações e para o propósito destas não devem ser repassadas a terceiros sem expressa autorização do contratante, nem divulgadas entre o seu próprio pessoal além do estritamente necessário para a execução do contrato. O contratado principal e seus subcontratados estabelecerão medidas, aprovadas pelo contratante, para que tal obrigação se estenda aos administradores, sócios, empregados e terceiros que possam ter acesso às informações mencionadas, não só durante o período de suas funções ou empregos, mas também por um prazo razoável posterior. O contratado e o subcontratados deverão seguir um programa de segurança física de sigilo, a ser aprovado pelo contratante. Quando pertinente, os regulamentos oficiais de salvaguarda de assuntos sigilosos se aplicam na mesma extensão

50. Segredo de Empresa (13) • utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços • O requisito aqui é que o conjunto de informações seja de natureza concorrencial - utilizável por um dos ramos da atividade econômica. A expressão da lei, “utilizáveis”, cobre tanto as informações efetivamente já utilizadas - um procedimento de fabricação ou dados sobre clientes - quanto os que potencialmente o podem ser - resultados de pesquisa ainda não reduzidos à prática.