CRYSTAL DESIGN Keymat vs Samsung

1. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO– FACOLTÀ DI ECONOMIA – CRYSTAL DESIGNKeymat vs Samsung ORDINANZA N. 35842/2008 A.A. 2009/2010 Diritto industriale e della concorrenza Alessandra Brunetto

2. RICORRENTE KEYMAT INDUSTRIE s.p.a RESISTENTI SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA s.p.a TUFANO TERESA s.r.l Oggetto: proprietà industriale Le parti: La fattispecie: KEYMAT agisce al fine di tutelare il proprio marchio comunitario (concesso il 09.01.08 per le classi 9 e 20).

3. ARGOMENTI

4. Discordanza tra segno usato e marchio registrato da KEYMAT • Uso dell’espressione CRYSTAL DESIGN da parte di SAMSUNG • Il marchio LCD LUXURY CRISTAL DESIGN : valutazione atomistica • Concorrenza sleale

5. ARGOMENTAZIONI

6. SAMSUNG rileva che KEYMAT pur disponendo del marchio LCD LUXURY CRISTAL DESIGN, fa uso del diverso segno LUXORY CRISTAL DESIGN uso di un segno non coincidente con quello delle registrazione comunitaria KEYMAT afferma che usa il marchio oggetto di registrazione nella forma di “Luxory Cristal Design” omettendo l’acronimo LCD in quanto usa già le lettere maiuscole L,C,D 1. IL MARCHIO EFFETTIVAMENTE USATO DA KEYMAT(1/2)

7. 1. IL MARCHIO EFFETTIVAMENTE USATO DA KEYMAT(2/2) Il Tribunale prende atto di questa osservazione e rileva inoltre, a seguito dello studio della materia documentale fornita da KEYMAT, che quest’ultima identifica ampiamente le proprio TV con il marchio YALOS , usando l’espressione LUXURY CRISTAL DESIGNin funzione descrittiva. YALOS svolge la funzione di marchio LUXURY CRISTAL DESIGN  descrive semplicemente il prodotto

8. 2. USO DELL’ESPRESSIONE “CRYSTAL DESIGN” DA PARTE DI SAMSUNG (1/2) • SAMSUNG • usa l’espressione CRYSTAL DESIGN con riferimento a un proprio modello di TV color, al fine di focalizzare l’attenzione sulle caratteristiche del televisore ma il marchio è SAMSUNG • KEYMAT • assume che l’espressione usata da SAMSUNG abbia valenza distintiva e quindi costituisce violazione dei diritti conferiti al titolare del marchio comunitario

9. 2. USO DELL’ESPRESSIONE “CRYSTAL DESIGN” DA PARTE DI SAMSUNG (2/2) Il Tribunale condivide le osservazioni di SAMSUNG. L’uso dell’unità linguistica CRYSTAL DESIGN non ha funzione distintiva ma di slogan descrittivo/promozionale. SAMSUNG non usa l’epressione in oggetto da sola, ma sempre assieme al marchio generale SAMSUNG.

10. 3. IL MARCHIO LCD LUXURY CRISTAL DESIGN : VALUTAZIONE ATOMISTICA e COMPLESSIVA(1/4) KEYMAT assume che la capacità distintiva del proprio segno vada valutata non atomisticamente, con riferimento a ciascuno degli elementi che lo compongono, ma con riferimento al marchio nel suo complesso*. L’analisi del marchio: • LCD: espressione di uso comune nel linguaggio corrente, che sta ad indicare l’acronimo di liquid crystal display  tale espressione non è assolutamente suscettibile di appropriazione come marchio. *La ricorrente ha richiamato, in particolare, Corte Giust., 20.09.2001, 383/99 P, caso Baby-dry

11. 3. IL MARCHIO LCD LUXURY CRISTAL DESIGN : VALUTAZIONE ATOMISTICA e COMPLESSIVA(2/4) LCD svolge inoltre la funzione di acronimo di LUXURY CRISTAL DESIGN. • LUXURY, DESIGN: LUXURY esprime ovviamente il lusso, l’esclusività; si tratta di parola di uso generale in ambito commerciale e quindi non suscettibile di appropriazione come marchio. Analoghe considerazioni valgono per DESIGN. • CRYSTAL/CRISTAL: CRISTAL è infine a sua volta termine descrittivo di un carattere della TV .

12. 3. IL MARCHIO LCD LUXORY CRISTAL DESIGN : VALUTAZIONE ATOMISTICA e COMPLESSIVA(3/4) Il Tribunale ritiene che la tutela richiesta vada negata in quanto il marchio di KEYMAT è privo di capacità distintiva e ha carattere descrittivo, infatti: • E’ impossibile ritenere che LUXURY CRISTAL DESIGN costituisca una composizione inusuale; • Il sintagma non è neutro, in quanto presenta una palese valenza positiva per il prodotto di riferimento. • Inoltre, nessun dubbio può esservi sulla capacità del pubblico italiano di comprendere perfettamente il significato del marchio in oggetto, nel suo insieme e con riferimento alle singole parole.

13. 3. IL MARCHIO LCD LUXURY CRISTAL DESIGN : VALUTAZIONE ATOMISTICA e COMPLESSIVA(4/4) Più precisamente il Tribunale ritiene che per tale segno sia configurabile l’impedimento assoluto alla registrazione per: • mancanza di carattere distintivo; • segni ed indicazioni che richiamano caratteristiche del prodotto; • segni ed indicazioni di uso comune nel linguaggio corrente o nelle consuetudini leali e costanti del commercio.

14. ? Come mai esiste un marchio con caratteristiche così spiccatamente descrittive? • Secondary meaning ? • - Altre idee?

15. 4. CONCORRENZA SLEALE (1/2) • SAMSUNG • dice che usa l’espressione CRYSTAL DESIGN con riferimento a un proprio modello di TV color, al fine di focalizzare l’attenzione sulle caratteristiche del televisore ma il marchio è SAMSUNG • KEYMAT • ritiene che a seguito del rapporto di concorrenza esistente tra le parti, SAMSUNG compia atto idoneo a creare confusione

16. 4. CONCORRENZA SLEALE (2/2) Il Tribunale ritiene non vi è possibilità di confusione tra le espressioni LUXURY CRISTAL DESIGN e CRISTAL DESIGN, a causa del carattere non distintivo del segno di KEYMAT. CRYSTAL DESIGN, riferita ai modelli SAMSUNG, ha un preciso significato tecnico (oltre che promozionale) che non è invece riferibile ai prodotti KEYMAT.

17. Riassumendo: La ricorrente KEYMAT chiedeva: • alla SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA s.p.a. e a TUFANO TERESA s.r.l. il divieto di qualsiasiutilizzo della denominazione CRYSTAL DESIGN in qualsiasi manifestazione della loro attività imprenditoriale; • il sequestro dei televisori SAMSUNG contraddistinti dalla denominazione CRYSTAL DESIGN e del relativo materiale di confezionamento e pubblicitario; • il sequestro di tutto il materiale contabile relativo alla produzione/commercializzazione dei televisori; • il pagamento di tutte le spese sostenute. I resistenti SAMSUNG e TUFANO chiedevano: il rigetto del ricorso.

18. DECISIONI DEL TRIBUNALE: • Rigetta il ricorso. • Condanna la società ricorrente KEYMAT INDUSTRIE s.p.a. alle spese del procedimento in favore di SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA s.p.a.