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O Sucesso no Licenciamento Tecnológico Construindo um Contrato – Aspectos Principais a serem considerados no contexto brasileiro. 29/03/06 Juliana L. B. Viegas. Contratos de Transferência de Tecnologia (sentido amplo). Cautelas Básicas e Cláusulas Típicas : Qualificação das partes
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O Sucesso no Licenciamento Tecnológico Construindo um Contrato – Aspectos Principais a serem considerados no contexto brasileiro 29/03/06 Juliana L. B. Viegas
Contratos de Transferência de Tecnologia (sentido amplo) • Cautelas Básicas e Cláusulas Típicas: • Qualificação das partes • Legitimação do licenciante para licenciar a PI • Representação das partes • Localização das partes • Considerandos (importante pois o equilíbrio econômico dos contratos é a base ética de todo o direito obrigacional) • Definições (importante para delimitar o escopo do contrato) • Objeto Contratual • Primeira cautela: não misturar objetos diferentes, se for possível. • Verificar existência e situação dos depósitos e/ou registros das marcas e patentes licenciadas e respectiva titularidade. • Incluir no Contrato lista da(s) marca(s) e/ou patente(s) licenciada(s) com respectivos números de depósito, pedido, registro ou patente concedida; datas de depósito e registro ou concessão (se for o caso); classe (no caso de marcas) e prazo(s) de validade (Anexo Contratual é mais prático)
Contratos de Transferência de Tecnologia (sentido amplo) • Cautelas Básicas e Cláusulas Típicas: • Objeto Contratual • Descrever a tecnologia coberta pelo contrato: • Estágio da tecnologia • Testada / validada • Incluir listagem de produtos licenciados ou cobertos pela tecnologia (anexo contratual). • No LUM , prever obrigação do licenciado de manter os padrões de qualidade dos produtos assinalados com as marcas licenciadas; qualidade = valor da marca • Licenciante deverá ter direito a inspeções para controle de qualidade; • No LUM e no LEP, prever que licenciado deverá efetivamente usar as marcas e/ou patentes licenciadas, e cooperar para evitar caducidade;
Contratos de Transferência de Tecnologia (sentido amplo) • Cautelas Básicas e Cláusulas Típicas: • Objeto Contratual • No LUM, licenciado deverá obedecer aos manuais ou instruções relativos ao uso das marcas, e deverá submeter ao licenciante para aprovação quaisquer propostas de novos usos que fujam aos padrões aprovados; • No LUM e LEP, licenciado - em geral - deve reconhecer a propriedade, direito e titularidade da licenciante sobre as marcas e patentes licenciadas; • No LUM e LEP, prever que, mesmo se a propriedade industrial for alienada a terceiros, estes terceiros serão obrigados a manter a licença até seu término – dentro dos termos e condições do contrato. • No LUM, licenciado deve abster-se de depositar marcas semelhantes;
Contratos de Transferência de Tecnologia (sentido amplo) • CautelasBásicas e Cláusulas Típicas: • Objeto Contratual • No LUM e no LEP, licenciados devem cooperar com licenciante para coibir violações por parte de terceiros (informar sobre infratores) contrato deve ser claro sobre o direito – ou não – do licenciado de tomar a iniciativa de acionar infratores; • LUM, LEP e FTI devem ser claros quanto à exclusividade ou não da licença ou fornecimento de tecnologia (a exclusividade pode ser para um determinado produto dentre os cobertos pela marca, por exemplo); • LUM deve prever se o licenciado poderá usar marcas próprias ou de terceiros, com relação aos produtos licenciados ou a outros produtos (exclusividade reversa). • LUM e LEP deverão prever se as licenças poderão ser sub-licenciadas, e em que condições (aprovação prévia por parte do licenciante). • No LEP, licenciante deve comprometer-se a fornecer informações técnicas adicionais para possibilitar a completa e efetiva exploração da patente;
Contratos de Transferência de Tecnologia (sentido amplo) • CautelasBásicas e Cláusulas Típicas: • Objeto Contratual • No LEP, prever que a titularidade dos aperfeiçoamentos desenvolvidos na patente licenciada pertence a quem os fizer, sendo assegurado à outra parte contratante o direito de preferência para seu licenciamento (art. 63 da Lei n.º 9.279/96); • No LEP, prever a possibilidade de inclusão de novas patentes, se for o caso; • No LEP e no FTI, o contrato deverá prever se haverá treinamento dos técnicos do licenciado/adquirente, e condições do treinamento (local, pagamento das despesas); • No FTI, prever confidencialidade no tratamento da tecnologia adquirida e obrigação de não repassá-la a terceiros por determinado período (ex. pelo prazo contratual mais 5 anos após seu término); • No FTI e LEP, incluir garantias quanto à qualidade da tecnologia e limitação de responsabilidade do licenciante /fornecedor.
Contratos de Transferência de Tecnologia (sentido amplo) • Cautelas Básicas e Cláusulas Típicas: • Remuneração • Se a licença for gratuita, isto deverá estar expresso no contrato; • Se onerosa, cláusula de pagamento deverá prever: • Valor dos royalties ou da remuneração fixa (ou combinação); • Quando variável, definição da base de cálculo (lista clara dos descontos sobre faturamento bruto; acréscimo dos produtos usados internamente pelo licenciado; tratamento de produtos devolvidos; cálculo dos produtos usados como insumos); • Se em moeda estrangeira, câmbio aplicável; • Maneira de efetuar pagamento (remessa, cheque); • Periodicidade do pagamento;
Contratos de Transferência de Tecnologia (sentido amplo) • Cautelas Básicas e Cláusulas Típicas: • Remuneração • Relatórios sobre vendas na mesma periodicidade dos pagamentos: lista de informações a serem fornecidas; Ex.: - todos os produtos vendidos no período coberto, ou usados; - preços de venda brutos; - descontos para chegar nas vendas líquidas; - estatísticas. • Responsabilidade pelo recolhimento dos impostos devidos sobre os pagamentos. • Caso haja impedimento ou ônus adicional p/ remessa, prever pagamento no Brasil ou acúmulo nos livros da licenciada.
Contratos de Transferência de Tecnologia (sentido amplo) • Cautelas Básicas e Cláusulas Típicas: • Remuneração • Todo Contrato de Transferência de Tecnologia (sentido amplo) que estabelecer remuneração variável, em base percentual sobre faturamento, ou como valor fixo sobre cada unidade vendida, deverá prever claramente o direito do licenciante ou fornecedor de auditar livros e assentamentos contábeis do licenciado ou adquirente; e a forma e periodicidade das auditorias. Deverá, igualmente, prever multa caso a auditoria revele discrepâncias no cálculo de royalties (“Cost recovery provision”); • Todo contrato oneroso deve prever obrigação do licenciado de manter documentação contábil e comprobatória dos cálculos e dos pagamentos feitos durante no mínimo 5 anos após cada pagamento.
Contratos de Transferência de Tecnologia (sentido amplo) • Cautelas Básicas e Cláusulas Típicas: • Prazo: • Prazo de LUM e LEP não pode ultrapassar a vigência corrente das marcas e das patentes licenciadas; • No caso de LUM, pode haver prorrogação automática no caso de renovação das marcas licenciadas; • FTI deve ficar limitado a 5 anos, prorrogáveis por um igual período se houver justificativa (novos desenvolvimentos, dificuldade na absorção); • Qualquer renovação obriga a nova averbação ou registro pelo INPI e, se for o caso, pelo Banco Central.
Cautelas Básicas e Cláusulas Típicas: • Rescisão (Resolução/Resilição) e Término: • Diferenças de conceitos • Resolução • Resilição • Expiração ou término Por inexecução voluntária Por inexecução involuntária Por onerosidade excessiva Bilateral ou distrato Unilateral Contratos de Transferência de Tecnologia (sentido amplo)
Contratos de Transferência de Tecnologia (sentido amplo) • Cautelas Básicas e Cláusulas Típicas: • Cláusulas de Rescisão: • Condições Resolutivas (por insolvência, falência, reorganização); • Direito de arrependimento (não é comum em contratos de Transferência de Tecnologia); • Resolução por inexecução voluntária: • Extingue-se o contrato “ex nunc”. Convém redigir claramente necessidade de colocar o licenciado ou adquirente em mora; dar prazo para purgação da mora; necessidade ou não de nova notificação para resolução; • Sujeita inadimplente a - Cláusula penal (ver adiante) - Perdas e danos + inflação, ou • Execução forçada (“specific performance”)
Compensatória Moratória Contratos de Transferência de Tecnologia (sentido amplo) • Cautelas Básicas e Cláusulas Típicas: • Cláusulas de Rescisão: • Resolução por inexecução voluntária: • Convém incluir cláusula penal
Contratos de Transferência de Tecnologia (sentido amplo) • Cautelas Básicas e Cláusulas Típicas: • Cláusulas de Rescisão: • Resolução por inexecução voluntária: • Exigir penalidade; • Pena não pode ser superior à obrigação principal; • Juiz poderá reduzir a pena se o contrato tiver sido cumprido em parte, ou se penalidade for excessiva.
Contratos de Transferência de Tecnologia (sentido amplo) • Cautelas Básicas e Cláusulas Típicas: • Cláusulas de Rescisão: • Resolução por Inexecução Involuntária (força maior) • Código Civil “Art. 393 – O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado. Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir.” • Em qualquer hipótese de rescisão ou expiração, prever (se for o caso), prazo para que o licenciado venda os produtos distinguidos pela marca, ou fabricados de acordo com a patente; exigir listagem do estoque existente; • Notar que no FTI não se poderá proibir o receptor da tecnologia de continuar a usá-la, exceto em caso de inadimplência quanto ao pagamento (enriquecimento sem causa).
Cuidados básicos na Elaboração de Contratos Internacionais e Locais • Lei aplicável: • Quanto aos aspectos extrínsecos e intrínsecos do contrato: • Aspectos extrínsecos ou formais: “locus regit actum” (adotado em nossa doutrina e jurisprudência) requisitos formais do contrato regem-se pela lei do local onde o ato se aperfeiçoou. • Aspectos intrínsecos: “lex loci contractus” Lei de Introdução ao Código Civil: “Art. 9º - Para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei do país em que se constituírem. entre presentes = local da assinatura. §2º - A obrigação resultante do contrato reputa-se constituída no lugar em que residir o proponente.” entre ausentes simplesmente o lugar da proposta.
Cuidados básicos na Elaboração de Contratos Internacionais e Locais • Lei aplicável: Portanto há dois possíveis elementos de conexão quanto aos aspectos intrínsecos ou de fundo do contrato: • Local onde a obrigação foi constituída (para obrigações entre presentes) • Local de residência (não domicílio) do proponente (para obrigações entre ausentes).
Cuidados básicos na Elaboração de Contratos Internacionais e Locais • Lei aplicável: • Lei de Arbitragem ( Lei 9.307 de 23 de setembro de 1996) “Art. 2º – A arbitragem poderá ser de direito ou de equidade, a critério das partes. §1º - Poderão as partes escolher, livremente, as regras de direito que serão aplicadas na arbitragem, desde que não haja violação aos bons costumes e à ordem pública. (No caso de contratos internacionais; nos internos, a lei brasileira deve prevalecer.) §2º - Poderão, também, as partes convencionar que a arbitragem se realize com base nos princípios gerais de direito, nos usos e costumes e nas regras internacionais de comércio.” • Resumo: dois sistemas quanto à autonomia da vontade na escolha da lei: • Contratos submetidos à arbitragem: liberdade de escolha • Contratos sujeitos à jurisdição estatal: sem autonomia da vontade na escolha da lei aplicável.
Contratos de Transferência de Tecnologia (sentido amplo) • Cautelas Básicas e Cláusulas Típicas: • Legislação aplicável e Foro: • Definir possibilidade de arbitramento das disputas: • Evitar cláusula compromissória vazia; • Cláusula compromissória cheia: • Eleição do processo arbitral; • Local, língua e tribunal arbitral escolhido; • Hipótese de recusa da assinatura do compromisso arbitral (art. 7º da Lei 9307/96); • Forma de indicação dos árbitros ou indicação das normas adotadas; • Prazo e características da decisão arbitral - por escrito, contendo arbitramento da verba honorária da parte vencedora; • Acordo quanto às despesas/sucumbência; • Hipóteses em que as partes podem recorrer ao Judiciário – ex. p/ obter medida cautelar, incidental ou outra medida urgente.
Cuidados básicos na Elaboração de Contratos Internacionais e Locais • Foro competente: Regras Gerais: • A competência das cortes nacionais é determinada pela lei local (lex fori); • Réu normalmente pode ser processado em seu domicílio. Recomendável: • Sempre acionar a contraparte no local onde os bens desta se encontram: evitar carta rogatória, homologação de sentença estrangeira e execução de decisão prolatada no exterior; • Escolher o foro em harmonia com a legislação aplicável ao contrato. • Solução de conflitos via arbitragem é mais flexível, pois permite que as partes submetam tanto o contrato como a solução da controvérsia a uma determinada jurisdição.
Cuidados básicos na Elaboração de Contratos Internacionais e Locais • Foro competente: JURISDIÇÃO CONCORRENTE Código de Processo Civil: “Art. 88 – É competente a autoridade judicial brasileira quando: I – o réu, qualquer que seja sua nacionalidade, estiver domiciliado no Brasil; II – no Brasil tiver de ser cumprida a obrigação; III – a ação se originar de fato ocorrido ou de ato praticado no Brasil. Parágrafo único: Para o fim do disposto no nº I, reputa-se domiciliada no Brasil a pessoa jurídica estrangeira que aqui tiver agência, filial ou sucursal.”
Cuidados básicos na Elaboração de Contratos Internacionais e Locais • Foro competente: COMPETÊNCIA EXCLUSIVA Código de Processo Civil: “Art. 89 – Compete à autoridade judicial brasileira, com exclusão de qualquer outra: I – conhecer de ações relativas a imóveis situados no Brasil; II – proceder a inventário e partilha de bens, situados no Brasil, ainda que o autor da herança seja estrangeiro e tenha residido fora do território nacional.” “Art. 90 – A ação intentada perante tribunal estrangeiro não induz litispendência, nem obsta a que a autoridade judiciária brasileira conheça da mesma causa e das que lhe são conexas.”
Contratos de Transferência de Tecnologia (sentido amplo) • Cautelas Básicas e Cláusulas Típicas: • Cláusulas diversas ou “Boiler Plate”: • Comunicações / notificações às partes; • Forma das comunicações (carta, e-mail, fax); • Destinatários (nos contratos de maior porte há gerentes de projeto); • Endereços; • Prazos em que se considera a comunicação feita (e-mail, correio, etc). • Cessão e Transferência dos direitos e obrigações contidos no contrato; • Possibilidade e forma; • Condições (aprovação prévia da outra parte); • Vedações “a priori” (não a concorrente).
Contratos de Transferência de Tecnologia (sentido amplo) • Cautelas Básicas e Cláusulas Típicas: • Cláusulas diversas ou “Boiler Plate”: • Averbação e/ou registro perante o INPI e o Banco Central: • Parte(s) responsável(eis); • Custos. • Independência das disposições (“severability”): • Nulidade de certas cláusulas não invalida as demais; • Exceções.
Contratos de Transferência de Tecnologia (sentido amplo) • Cautelas Básicas e Cláusulas Típicas: • Cláusulas diversas ou “Boiler Plate”: • Tolerância quanto a inadimplências (“waiver”): • O não exercício de determinado direito não implica em sua desistência. • Acordo Completo (“entire agreement”): • Dispõe sobre a prevalência deste contrato sobre demais instrumentos ou acordos prévios. • Língua: • Se o contrato for redigido em mais de um idioma, língua que deverá prevalecer em caso de discrepância; • Colunas paralelas. • Aditamentos: • Condições para alterações (por escrito, assinadas por todas as partes).
Contratos de Transferência de Tecnologia (sentido amplo) • Cautelas Básicas e Cláusulas Típicas: • Cláusulas diversas ou “Boiler Plate”: • Sucessores e cessionários: • Contrato obriga as partes e seus sucessores e cessionários. • Número de cópias consideradas originais. • Formalidades • Assinaturas reconhecidas (no exterior, notarizadas); • Notarização deve ser certificada pelo Consulado Brasileiro mais próximo; • Testemunhas.
Juliana L. B. Viegas Trench, Rossi e Watanabe Av. Dr. Chucri Zaidan, 920 – 13º andar – S.Paulo – SP Fone: (11) 3048-6870 juliana.viegas@bakernet.com