Il diritto dei marchi in Internet

1. Il diritto dei marchi in Internet Roma, 24 aprile 2013 Avv. Ida Palombella Chiomenti Studio Legale - Università degli Studi di Roma Tre Facoltà di Economia - Corso Diritto Industriale

2. Sommario • Che cos’è un marchio? • La funzione del marchio in un sito internet • Utilizzo del marchio altrui su una pagina web • usi consentiti • principio di esaurimento del marchio • usi non consentiti (breve cenno all'utilizzo di marchi altrui in Google AdWords) • Sistemi di autotutela approntati da varie piattaforme contro le violazioni di marchio • eBay • Facebook • YouTube

3. Che cos’è un marchio?

4. La funzione del marchio in un sito internet • Funzione distintiva • Particolarmente rilevante in Internet  aiuto nella scelta e nella ricerca dei prodotti, smaterializzazione degli acquisti • Indicazione di provenienza • Legittimazione dei prodotti e servizi pubblicizzati

5. Diritti del titolare secondo il C.P.I. • Art. 20 c.p.i.  Diritti conferiti dalla registrazione al titolare: • Uso esclusivo del marchio; • Diritto di vietare a terzi: • l’uso di un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici; • l’uso di un segno identico al marchio per prodotti o servizi affini se c’è il rischio di confusione nel pubblico per associazione tra i segni; • l’uso di un segno identico al marchio per prodotti o servizi anche non affini in presenza di marchio che gode di rinomanza

6. Limiti ai diritti del titolare secondo il C.P.I. • Art. 21 c.p.i.  Limitazioni del diritto di marchio • Il titolare di un marchio registrato NON PUÒ vietare a terzi nello svolgimento dell’attività economica: • l’uso del proprio nome e cognome; • l’uso di indicazioni relative alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all’epoca di fabbricazione del prodotto o prestazione del servizio o a altre caratteristiche del prodotto; • l’uso del marchio d’impresa se necessario per indicare la destinazione di un prodotto o servizio (accessori o pezzi di ricambio)

7. Utilizzo del marchio altrui su una pagina web (1) • Uso descrittivo da www.ebay.it

8. Utilizzo del marchio altrui su una pagina web (2) • Uso descrittivo: • No alle caratterizzazioni grafiche; • Sì all’inserimento di disclaimer tipo: “Tutti i diritti riservati. Marchi registrati e segni distintivi sono di proprietà dei rispettivi titolari”; • Sì all’accostamento a prodotti del marchio citato; • No all’accostamento del marchio a prodotti di concorrenti.

9. Utilizzo del marchio altrui su una pagina web (3) • Uso autorizzato dal titolare (i.e. licenza di marchio o altri specifici accordi in merito) da http://www.abarth.it

10. Principio di esaurimento del marchio • Art. 5 del C.P.I., I-II comma: • “Le facoltà esclusive attribuite dal presente codice al titolare di un diritto di proprietà industriale si esauriscono una volta che i prodotti protetti da un diritto di proprietà industriale siano stati messi in commercio dal titolare o con il suo consenso nel territorio dello Stato o nel territorio di uno Stato membro della Comunità europea o dello Spazio economico europeo.” • “Questa limitazione dei poteri del titolare tuttavia non si applica quando sussistano motivi legittimi perché il titolare stesso si opponga all'ulteriore commercializzazione dei prodotti, in particolare quando lo stato di questi è modificato o alterato dopo la loro immissione in commercio.”

11. Principio di esaurimento del marchio (2) da www.ebay.it

12. Usi non consentiti (1) • Contraffazione • Uso del marchio non descrittivo e non autorizzato da http://www.ferrarif1.co.uk/

13. Usi non consentiti - Contraffazione

14. Usi non consentiti - Contraffazione

15. Usi non consentiti – Google AdWords • Caso Google AdWordsTM (Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Sez. Grande, Cause riunite 236/08-238/08, 23/03/2010) • Utilizzo del marchio “in the course of trade” • Google  NO • Inserzionisti  Sì • Utilizzo del marchio “in relation to goods or services.” • Google  NO • Inserzionisti  Sì

16. Usi non consentiti – Google AdWords • Utilizzo del marchio comporta un effetto distorsivo delle funzioni di indicazione di provenienza e della funzione distintiva • valutazione lasciata caso per caso alle Corti nazionali

17. Usi non consentiti • Registrazione di nomi a dominio identici o simili a marchi registrati • Particolari procedure amministrative obbligatorie a seconda delle estensioni (WIPO per gTLD quali .com, .net, .org, .info e molti ccTLD, NIC per .it) • Riassegnazione del nome a dominio registrato in violazione dei diritti di marchio al titolare del marchio registrato

18. Sistemi di autotutela approntati da varie piattaforme contro le violazioni di marchio • Programma di verifica dei diritti di proprietà intellettuale (VeRO) • Valido per violazione di marchi, brevetti o diritti d’autore; • Invio di apposito modulo via fax a eBay International AG specificando le inserzioni e i prodotti pubblicati in violazione dei DPI; • Chiusura dell’inserzione.

19. Sistemi di autotutela approntati da varie piattaforme contro le violazioni di marchio (2) • Per segnalare una violazione di marchio nell’immagine del profilo di un utente: • Essere titolari di un account YouTubeTM o GmailTM; • Accedere al proprio account; • Andare sul canale dove viene commessa la violazione; • Cliccare sul pulsante “Segnala violazione dell’immagine del profilo” • La segnalazione verrà inoltrata a YouTube che potrà anche sospendere l’account e contatterà il titolare del canale

20. Sistemi di autotutela approntati da varie piattaforme contro le violazioni di marchio (3) • Tipologie di violazioni • utilizzo del marchio registrato altrui; • Creazione di fan pages non ufficiali spacciandole come tali utilizzando i marchi registrati altrui; • Procedura di segnalazioni violazioni non relative a diritti d’autore: • Non è necessario avere un account FB; • Compilare il modulo apposito in Inglese • Se il contenuto della segnalazione viene considerato pertinente, il contenuto viene rimosso e l’account temporaneamente disabilitato; • L’indirizzo email di chi segnala la violazione potrebbe essere inoltrato al titolare dell’account sospeso; in ogni caso il titolare dell’account sarà contattato dallo staff di FB; • Sono allo studio modalità di trasmigrazione dei fan iscritti a pagine non ufficiali verso pagine ufficiali.