APRAM – Réunion de travail du 14 Septembre 2007

1. APRAM – Réunion de travail du 14 Septembre 2007 LES SANCTIONS CIVILES DE LA CONTREFAÇON DANS LE CADRE DE LA DIRECTIVE SUR LE RESPECT DES DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE:QUELLES LEÇONS RETENIR DES EXEMPLES ETRANGERS?Me. Paola Gelato(avec la collaboration de Me Simona Ricciotti)

2. LE CADRE LEGISLATIF / HISTORIQUE • Les Sections Spécialisées en propriété industrielle et intellectuelle des Tribunaux. D.Lgs. 27.06.2003 n. 168 Art. 120 C.P.I. 12 Cours Spécialisées ( Ière – IIème instance) D.Lgs. 10.02.2005 n. 30 (entré en vigueur le 19.03.2005) 2)Le code de Propriété Industrielle titres de propriété industrielle / exclu le Droit d’Auteur D.Lgs. 17.01.2003 n. 5 (entré en vigueur le 19.09.2005) 3) Le procès spécial des sociétés: art. 134 C.P.I. Application en matière de propriété industrielle/intellectuelle D.Lgs. 14.03.2005 n. 35 entré en vigueur le 1.03.2006 4) Le Nouveau ProcèsCivil Instruction plus rapide 5) Cour Constitutionnelle, décision n. 170 du 17.05.2007 Règles de procédure civile appliquées en matière de propriété industrielle/intellectuelle

3. Actuation en Italie Directive 48/2004 D.Lgs. n. 140/06 - 16.03.2006 - (G.O. 7.04.2006) Les sanctions civiles PROPORTIONNALITE ORDRE DU JUGE - GRAVITE VIOLATION 1) Ordre d’interdiction définitive+ DIR. art. 10 + 11 - Décret 140 : art. 10 + 16 • Mesures de Correction= • Ordre de retrait du commerce de produits contrefaisants • Destruction Art. 124CPI + art. 163 LA 2) Nouveaux critères du calcul des dommages – intérêtsmoyens de preuves Art. 13 Directive - Art. 5 + 17 Décret d’actuation  (art. 125 CPI + art. 158 LA) Restitution des bénéfices du contrefacteur ≠ Efficacité insuffisante des dommages-intérêts COMPENSATIFS Au titulaire du droit lésé En termes de gain perdu du titulaire du droit (= injuste enrichissement du contrefacteur) Restitution à la partie lésée, en alternative au dédommagement du profit perdu ou en voie cumulative Profit mayeur du contrefacteur / gain manqué du titulaire du droit FINALITE: DISSUASION DE LA CONTREFACON  Simplification de la PREUVE de la contrefaçon

4. LA CHARGE DE LA PREUVE: LA DISCOVERY ET LE DROIT D’INFORMATION (art. 6 – 8 DIR) - (art. 121 + 121 bis CPI + art. 156 bis + ter LA) - (art. 14 + 15 D.lgs. 140 - art. 3+ 4 D.lgs 140) 1) DISCOVERY. Ordre d’exhibition des documents comptables et extracomptables du contrefacteur (art. 121 CPI + ART. 156 bis LA) utiles à prouver la contrefaçon et sa portée, en vue des dommages-intérêts Violation à l’échelle commerciale (art. 121, alinéa 2 bis CPI – art. 156 bis LA -2ème alinéa) Accès à la documentation bancaire, financière et commerciale du contrefacteur = Discovery plus approfondie et ample 2) DROIT D’INFORMATION (art. 121 bis CPI + art. 156 ter LA) INFORMATIONS à demander à l’auteur de la violation Origine/réseaux distribution/produits/services contrefaisants + aux tiers – possibilité de leur poursuite Identification de sujets impliqués en la contrefaçon PREUVE ELARGIE de la CONTREFAÇON

5. LA LOGIQUE DU DISGORGEMENT ET LA DISCOVERY DES PREUVES (art. 6-8- Directive / art. 3-14 Décret 140/06) Discovery des preuves ( = procès au fond + d’urgence) • But restitution au titulaire du droit des bénéfices du contrefacteur preuve + facile de son profit réintégration du gain perdu du titulaire calcul de l’injuste enrichissement de l’usurpateur = « disgorgement » INSTRUMENT NOUVEAU – droit d’auteur (art. 156 bis LA – art. 3 décret 140/06) Simplification des preuves Déjà prévue par les Trips (art. 39 – 47) + intégrée dans le précédent système ) Loi marques art. 58 bis ; loi inventions art. 77) = Intervention sur l’art. 121 CPI art. 14 du décret 140 Indices sérieux contrefaçon + localisation des documents art. 43 Trips = art. 121 CPI, IIème alinéa; art. 156 bis LA, Ier alinéa • Ordre d’exhibition des documents • Requête d’information (interrogatoire libre) • Protection confidentialité (art. 39- 42 trips • Défaut d’observance de l’ordre du juge (art. 121 - IIème alinéa – art. 156 bis LA, alinéa 1) (art. 121 – IIIème alinéa – art. 156 bis LA, alinéa 3) PAS de SANCTIONS REPRESSIVES Arguments de preuve (art. 116 CPC – art. 43 Trips – art. 121 CPI, IVème alinéa – art. 156 bis, IVème alinéa) Nouveauté : discovery repressive Identification des sujets responsables de la contrefaçon

6. DISCOVERY REPRESSIVE (art. 6/8 Directive – art. 121 – 156 bis LA – art. 121 bis – 156 ter LA) • Identification des sujets impliqués dans la fabrication et la distribution de produits/services • contrefaisants (art. 121 CPI – 2ème alinéa – 2ème paragraphe) (art. 156 bis LA – 1er alinéa - 2ème paragraphe) Trips (art. 43 – 47) Directive – notion plus ample de contrefaçon Responsabilité pour contrefaçon de tout sujet en contact avec les produits/ services contrefaisants Titulaire du droit : seule preuve de l’exclusivité b) Poursuite des tiers responsables (art. 121 BIS CPI + art. 156 ter LA) Contrainte de la personne poursuivie à fournir des informations sur les tiers Droit information AVANCEE IMPORTANTE : PREUVE Règles de procédure: ≠ Directive + Décret 140 Preuve pour le procès en cours, seulement Poursuite de tiers aussi dans d’autres procès

7. LES POUVOIRS DE L’EXPERT TECHNIQUE EX OFFICIO - Élargissement - Directive art. 6 + Décret 140/2006 – art. 14 - Intégration - (art. 121 Vème alinéa CPI (art. 47 trips + art. 77 LI) Faculté de l’expert d’examiner les documents ultérieurs (= preuves) par rapport à ceux déjà exhibés dans le procès et connues par les parties MAISAPPLICATION PRATIQUE (SURTOUT POUR LES BREVETS) Admission des preuves techniques nouvelles Seulement sur requête spécifique des parties Justification  Admise par le juge pour des nécessités techniques PROTECTION DE LA CONFIDENTIALITE  Sélection des documents par l’expert / PAS DE REVELATION et PAS D’EXHIBITION aux parties  Examen technique seulement par l’expert.

8. NOUVEAUTÉ DE LA DISCOVERY SELON LA DIRECTIVE ET RÈGLES DU PROCÈS CIVIL Discovery Nationale ≠ Discovery Anglosaxone ITALIE: PAS de devoir de collaboration du défendeur dans la recherche de la preuve Charge de la preuve art. 2697 c.c. onus probandi incumbit ei qui dicit Au demandeur Au défendeur Devoir d’exhibition des documents sur ordre du juge  Devoir de semiplena probatio  Localisation précise des documents ≠ Non à la requête générique Ordre exhibition documents art. 210 c.p.c. art. 121 CPI + 156 bis LA a) INDISPENSABILITE du documents pour la connaissance des faits de la cause a) Pertinence du document pour la preuve des faits de cause b) Idem c) Idem ≠ b) absence du préjudice pour la partie possédant le document c) Protection des informations confidentielles Applications / Interprétations pratiques

9. CONDITIONS DE L’EXERCICE DE LA DISCOVERY SELON LA DIRECTIVE ACTUÉE EN ITALIE AUX TERMES DE L’ART. 121 C.P.I. ET 156 BIS L.A. • AU DEMANDEUR: • Énonciation du titre de propriété industrielle du demandeur • Description du comportement du contrefacteur • Indication des éléments pour la formulation d’un jugement diagnostique sur le bien-fondé de la requête Indices Sérieux • Localisation précise des documents, éléments/informations utiles pour la cause, à confirmation des indices • AU DEFENDEUR: • Requête d’informations du juge sur les faits de cause dont le défendeur a une connaissance directe = méthode Interrogatoire non formel/confession extrajudiciaire (art. 117 Code de Procédure Civile) = discussion libre des faits de la cause, d’où le juge peut tirer les arguments de preuve ( = art. 116 CPC + art. 121 CPI, IVème alinéa + art. 156 bis, IVème alinéa) • 2) Identification des sujets impliqués dans la fabrication/distribution de produits/services contrefaisants (art. 47 Trips) ≠ Directive actuée en Italie: Ordres/Discovery seulement au défendeur

10. LES ACTES DE PIRATERIE/VIOLATIONS A L’ECHELLE COMMERCIALE (art. 144 + 144 bis CPI) – (art. 121, IIème alinéa bis CPI) - (art. 156 bis, IIème alinéa LA) – (art. 121 bis CPI + art. 156 ter LA) - (art. 6/8 Directive ) Actes de PIRATERIE (art. 144 CPI) = VIOLATIONS à L’ECHELLE COMMERCIALE DEFINITION • Usurpations systématiques avec dol – FRAUDE COMMERCIALE • Pluralités de comportements illicites – à l ‘aide d’une ORGANISATION CRIMINELLE • Obtention d’un avantage économique/commercial direct/indirect But = DISCOVERY + ELARGIE requête d’exhibition de la documentation • Bancaire • Financière • Commerciale • en possession de la partie adverse

11. NOUVEAUTE ENFORCEMENT – GARANTIE DOMMAGES/INTERETS (art. 9 DIR) Saisie conservatoire (art. 20 décret 140/06 – art. 671 c.p.c.) biens meubles/immeubles/comptes bancaires du contrefacteur + accès info pertinentes (art. 144 bis CPI + art. 162 ter LA) CONDITIONSSAISIE CONSERVATOIRE PREUVE DE LA CONTREFACON PERICULUM IM MORA FUMUS BONI IURIS Violation du titre Crainte fondée de la perte de la créance Appl. Pratique altération irrémédiable à la réputation du titulaire de droit Saisie des biens du contrefacteur = indication du vraisemblable montant du préjudice subi CRITERES calcul dommages-intérêts • Évaluation des conséquences négatives de la conduite illicite = GAIN PERDU • Bénéfices du contrefacteur • Préjudice moral Appl. Pratique: Appauvrissement commercial du titulaire du droit + préjudice à l’image Évaluation Globale sur la base des actes + présomptions de cause Obtention saisie même sans une détermination précise de la créance PREUVE de L’AN (= existence de la créance, NON du quantum)

12. RESTITUTION DES BENEFICES DU CONTRAFACTEUR (art. 144 bis CPI + 162 ter LA) (art. 125 CPI + 158 LA) Preuve du profit du contrefacteur Exhibition écritures comptables/commerciales Description des éléments de preuve Expertise technique comptable + droit d’info art. 144 bis CPI APPLICATION PLUS LARGE ≠ DIRECTIVE (art. 9) SAISIE CONSERVATOIRE ADMISSION MÊME EN L’ABSENCE DE VIOLATIONS À L’ÉCHELLE COMMERCIALE Condition pas nécessaire, ni indispensable art. 2.1 Directive application lois nationales plus favorables aux titulaires des droits de PI ≠ art. 162 ter LA = Saisie Conservatoire SEULEMENT en présence d’une violation à l’échelle commerciale = art. 9 Directive

13. LE DROIT D’INFORMATION (art. 8 DIR) art. 121 bis CPI = art. 15 décret 140/06 art. 156 ter LA = art. 4 décret 140/06 INNOVATION TOTALE – DROITS PROP. IND./INT Droit autonome (procès au fond + procès d’urgence) Indépendant des devoirs des parties du procès vérité du procès = Discovery Devoir de dire la vérité réelle – droit d’info Origine contrefaçon Réseaux distribution produits/services contrefaisants Ordre du juge – obtention info • Ampleur info • Source contrefaçon • Sujets impliqués • Requête précise de la partie lésée • Indication titre + indications faits spécifiques + sujets à interroger Interrogatoire libre du juge de tout sujet intéressé en la contrefaçon

14. CONDITIONS D’APPLICATION art. 121 bis CPI + ART. 156 ter LA (art. 8 Dir.) DROIT D’INFORMATION 1) Instance justifiée/Proportionnée à la violation • à la partie adverse • à tout sujet intéressé en la contrefaçon du titulaire du droit de PI art. 121 bis CPI, 1er alinéa - art. 156 ter LA, 1er alinéa preuves + suffisants indices existence acte illicite poursuite des tiers • possession • utilisation • fourniture • produits/services contrefaisants 2) Localisation acteurs directs de la contrefaçonà l’échelle commerciale + sujets signalés Garantie confidentialité (art. 42 Trips) 3) Types d’informations demandées - ordonnées - pertinence Liste de caractère exemplificateur Origine/réseaux distribution contrefaçon • identification sujets • quantité produits/services contrefaisants • prix (art. 121 bis CPI, alinéa IIème art. 156 ter LA.linéa 2ème) 4) Ordre du juge preuve flagrance acte illicite à l’échelle commerciale 5) Obtention des informations interrogatoire libre du juge alinéas 3/4 - art. 121 bis CPI – art. 156 ter LA • faits spécifiques indiqués par la partie intéressée • ex officio: éléments utiles pour la cause

15. DROIT D’INFORMATION (art. 121 bis CPI + art. 156 ter LA – 6ème alinéa) APPLICATION DES REGLES DU PROCES CIVIL – PREUVES PAR TEMOINS (art. 249 – 257 c.p.c.) • Interrogatoire des sujets – témoignages – pas de serment • Informations utiles pour le procès en cours / autres éventuels à engager • poursuite de tiers • AMPLEUR DROIT D’INFO (art. 8 DIR. 3ème alinéa, lettres a), b) • Faculté d’abstention des sujets interrogés refus légitime d’info – art. 249 c.p.c. • (art. 8 Dir., 3ème alinéa, lettres c), d) – abus d’info) • implication directe en la contrefaçon et/ou de parents proches • secret professionnel • Identification témoins – incompatibilité (art. 252 c.p.c) • Évaluation Info • Fiabilité sujet • Rapports parties en cause / intérêt en la cause

16. LA DISCIPLINE DE LA PROTECTION DES SOURCES D’INFORMATION TRAITEMENT DONNEES PERSONNELLES (art. 8 Dir., lettre e) – art. 121 CPI – 3ème alinéa – art. 156 bis LA, 3ème alinéa) Tutelle de la confidentialité des info (= discovery + droit d’info) (Trips – art. 42 – art. 210 c.p.c) Identification info confidentielles par les juges: ordonnances Précautions suggérées par les juges – Italie – applications pratiques

17. Les limites de l’obtention des informations (art. 8 de la Directive) [art. 121 bis, alinéa V et VI C.P.I. ---- art. 15 Décret d’actuation] [art. 156 ter, alinéas V et VI L.A. ---- art. 4 Décret d’actuation] Refus légitime de rendre les informations Empêchement légitime/Implication/responsabilité directe, ou des parents les plus étroits dans la contrefaçon Règle générale: NEMO CONTRA SE EDERE TENETUR responsabilité pour l’abus du droit d’information Nécessité d’éviter un préjudice pour les tiers Secrets professionnels et d’office (art. 249 c.p.c. Révélation des principes de l’entreprise: méthodes et secrets Faculté d’abstention Qualité subjective des témoins - Nature des circonstances, objet de l’interrogatoire – connu par les témoins (en fonction de leur charge/ ou profession) Sujets pas directement impliqués en la contrefaçon, mais venus en contact avec les produits contrefaisants: expéditionnaires/maintainers/providers/employés de l’entreprise du contrefacteur Droits d’information MEILLEUR RESULTAT: Révélation de l’origine/réseau de distribution de produits contrefaisants ampleur de la contrefaçon

18. SANCTIONS, en défaut de la révélation des informations de la part des sujets interrogés [art. 18 décret d’actuation de la directive = art. 121 bis + art. 127, 1 bis, C.P.I.] [art. 13 décret d’actuation de la directive = art. 156 ter + art. 171 octies LA] Devoir des témoins/sujets interrogés de dire toute la vérité à leur connaissance Refus de répondre aux questions du juge Informations fausses Défaut de l’observance du devoir de dire la vérité (art. 127, 1 bis) Sanction pénale (art. 372 c.p.) réduite de la moitie Élargissement des indications contenues dans la Directive Découragement de la contrefaçon = sanctions plus sévères et dissuasives ≠ au procès civil (art. 116-117 c.p.c.) et au Trips (art. 43, 2ème alinéa) FAUX TÉMOIGNAGE = 1 année – 3 années de prison ferme

19. DISCOVERY (Art. 6 DIR – art. 121 CPI – art. 156 bis LA) DROIT D’INFORMATION (Art. 8 Dir. – art. 121 bis – art. 127 bis CPI + art. 156 ter + art. 171 octies LA) DIFFERENCES DES SANCTIONS • Refus de donner exécution à l’ordre d’exhibition • des documents art. 43, 2° trips – faculté du juge de prendre la décision sur la base des éléments en sa possession, y compris le refus de donner d’ultérieures informations • Refus de répondre aux questions du juge • Interrogatoire formel (art. 228 – 232 CPC) – défaut de réponse • Admission des faits déduits dans l’interrogatoire • Interrogatoire libre (art. 117 c.p.c.) Avancement décret italien – actuation Directive – Droit d’Information (art. 127 bis CPI + art. 171 octies LA) • Comportement des parties/refus de réponse devant • l’ordre précis du Magistrat– réponses incomplètes • Déduction du juge d’arguments de preuve – art. 116 c.p.c (Discovery incomplète/comportements réticents des parties (art. 121 CPI, alinéa IV – art. 156 bis LA, alinéa IV) Sanction Pénale – défaut d’accomplissement du devoir de dire la vérité

20. CONCLUSIONS • Notion + ample de contrefaçon • Toute atteinte aux droits de P.I. MAIS la simple offre et détention de produits/contrefaisants BUT COMMERCIAL Non seulement la production/fabrication de produits/services contrefaisants et/ou imitatifs 2) Notion + ample de contrefacteur Ampleur de la preuve Tout sujet interposé en la chaîne illicite, même si seulement indirectement responsable Utilité aussi seulement au niveau de source d’information sur l’ampleur de la contrefaçon [art. 8 Directive + art. 121 bis CPI + art. 156 ter LA] BUT: démanteler l’organisation de la contrefaçon Responsabilité presque objective de la contrefaçon, indépendante de la preuve de la faute Simple preuve contrefaçon = suffisante Réattribution des profits injustes tirés par les contrefacteurs au titulaire de droits de propriété intellectuelle violés Restitution des utilités économiques perdues exploités par les pirates à la partie lésée Art. 125 C.P.I. + Art. 158 LA + Art. 121 C.P.I. /art. 156 bis LA Art. 6 directive - Art. 144 + 144 bis C.P.I. + art. 162 ter L.A. Discovery des preuves Action élargie à l’encontre de tout responsable de la violation disposant injustement des utilités économiques du titulaire du droit

21. Identité de responsabilité de tous les acteurs de la contrefaçon ≠ sanctions applicables SANCTIONS CIVILES Interdiction/dommages-intérêts = à l’encontre des auteurs de la violation + tous qui ont contribué et destiné au marché les produits contrefaisants (y comprise leur mise à disposition) • Sanction pour tout sujet impliqué en l’organisation de la contrefaçon • Restitution de l’injuste enrichissement (art. 125 CPI + 158 LA) • Garantie des dommages-intérêts Mesures de correction à la charge de tiers Retrait et exclusion des marchandises des réseaux commerciaux Droit d’information Actes de piraterie (Violations à l’échelle commerciale) Sanctions pénales introduites en Italie, indépendamment de la lettre de la directive, mais selon son esprit, devant la réticence à fournir les informations ou des informations fausses (aa. 127 bis C.P.I. + 372 c.p. + 171 octies L.A.) Sanctions plus souples (civiles): Arguments de preuve des réponses/comportements des parties devant l’ordre du juge (aa. 121 C.P.I. + 116 c.p.c. + 156 bis L.A.) Saisie conservatoire Art. 144 bis C.P.I. + art. 162 ter L.A.