Varemærkeretten i en nøddeskal 18. april 2012 Advokat Tanya Meedom

1. Varemærkeretten i en nøddeskal 18. april 2012 Advokat Tanya Meedom Sandel, Løje & Partnere tme@sandel.dk

2. Varemærkeretten i en nøddeskal • Varemærkeretten • Varemærkeretten • Mål: Inspiration/input omkring metoder og værktøjer

3. Varemærkeretten i en nøddeskal • Traditionel dansk forståelse: • Varemærket - ”bindeleddet mellem en erhvervsdrivende virksomhed og dens kundekreds” (Mogens Koktvedgaard m.fl.) • Hvad betyder det ? • Varens ”mærke”/individualnavn – kommunikationsmæssig nødvendighed både i efterspørgsel og i udbud • Ikke at forveksle med varekategoriens benævnelse • Vigtig sondring – varemærke/kendetegn ctr. beskrivende/generiske betegnelser

4. Varemærkeretten i en nøddeskal • EF-Domstolens definition – Varemærkeretten er i dag en del af EF-retten • Udøvelse af varemærkeretten - en undtagelse til hovedreglen om varernes/tjenesternes frie bevægelighed/handelshindringsforbud i EU’s indre marked • Oprindelige EF-traktat art. 30/36 (EUT art. 34/36) – U: indførelsesrestriktioner ”..begrundet i hensynet til …beskyttelse af industriel eller kommerciel ejendomsret”) • EF-domstolens udsondring af varemærkets sande funktioner (”derogations are justified for the purpose of safeguarding rights which constitute the specific subject-matter of this property”) – praksis fra medio 1970’erne til 1989; • EF-direktivet (harmoniseringsdirektivet) fra 1989: art.7 konsumption – varemærkelovens § 6: EU(EØS)-konsumption – ”rimelig grund til at modsætte sig fortsat markedsføring af varerne” ”særligt varens tilstand er ændret eller forringet”

5. Varemærkeretten i en nøddeskal • Varemærkets funktioner (EF-Domstolen) • Oprindelsesfunktion (kommerciel oprindelse – ikke f.eks. historisk) • Adskillelsesfunktion • Garantifunktion (styring kvalitet og i forhold til efterfølgende indgreb) • Reklamefunktion (brug løsrevet i reklamekommunikation)

6. Varemærkeretten i en nøddeskal • Betydningen af EF-retten for dansk praksis • Direktiver ctr. forordninger: • EF-varemærkedirektivet – ej direkte anvendeligt, rettet mod medlemsstater med krav til indholdet af de nationale varemærkelovgivninger • Harmoniseringsdirektivet fra 1989 implementeret i varemærkeloven – 1991 varemærkeloven en række justeringer (brugspligt var det væsentligt nye) • EF-varemærkeforordningen om EF-varemærket – direkte anvendeligt i DK – tildeling af en EF-varemærkeret som uden videre kan håndhæves ved danske retsanvendende instanser; • EF-varemærkeforordningen fra årsskiftet 93/94 – Praktisk virkning fra OHIM’s åbning i april 1996.

7. Varemærkeretten i en nøddeskal • PVS/domstolene er i et vist omfang underordnet/underlagt EF-Domstolen, som er EF-varemærkemyndighedens øverste instans: • (i) Princip om direktivkonform fortolkning og om EF-rettens forrang for nationale regler: • Retsanvendende myndigheder i DK (domstole, PVS m.v.) skal respektere og anvende den fortolkning af EF-varemærkedirektivet, som EF-Domstolen fastlægger i præjudicielle afgørelser, når de fortolker/anvender de nationale implementeringslove; her VML;

8. Varemærkeretten i en nøddeskal • PVS/domstolene er nok også i et vist videre omfang underordnet/underlagt EF-varemærkemyndigheden med EF-Domstolen som øverste instans: • (ii) Praktisk overensstemmelse mellem mellem: • (1) EF-varemærkeforordningen (som fortolkes/anvendes af EF-varemærkemyndigheden med EF-Domstolen som øverste instans) – (2) EF-varemærkedirektivet som vi er forpligtet til at anvende korrekt og som fortolkes af EF-domstolen • (3) Varemærkeloven, som implementerer EF-varemærkedirektivet • Betydning: I praksis må DK retsanvendende myndigheder også i videre omfang tage højde for EF-varemærkemyndighedens anvendelse og fortolkning af EFVM-forordningen (generelle fortolkning bør stemme overens, men den konkrete anvendelse kan afvige)

9. Varemærkeretten i en nøddeskal • Reglernes ordlyd • Forvekslingsrisiko (reg./brug): • EF-varemærkeforordningens art. 8/9 = • EF-varemærkedirektivets art. 4/5 = • Varemærkelovens §§ 15/4 Særpræg: • EF-varemærkeforordningens art. 7, jf. art. 4 = • EF-varemærkedirektivets art. 3, jf. art. 2 = • Varemærkelovens § 13, jf. § 2 • Varemærkets natur/funktion, VML traditionen, den markedsmæssige virkelighed (kontekst/formål) overordnet ens;

10. Varemærkeretten i en nøddeskal • Varemærkerettens placering i EF-retten betyder: • At PVS/domstolenes fortolkning er underordnet i forhold til EF-retsfortolkningen (PVS skal respektere og anvende den fortolkning af reglerne som fastlægges af EFD i præjudicielle forelæggelser eller som følger logisk af EFD’s fortolkning (EF-varemærkemyndighedens generelle anvendelse) af EF-varemærkeforordningen); • At PVS ikke kan kopiere (med omvendt fortegn) OHIM’s standardbegrundelse for at bortse fra nationale myndigheders praksis. (Omvendt vil (reel) EF-praksis ”alt andet lige” være retningsgivende for PVS’ praksis) • OHIM ej bundet af nationale myndigheders praksis/fortolkning af national ret • [OHIM ej bundet af egen tidligere praksis/fejl o.lign.] • NB: Fortolkning ctr. anvendelse (subsumption) – kan være meget forskellig som følge af sprogforskelle, lokale forhold omkring varedistribution m.v.

11. Varemærkeretten i en nøddeskal • Varemærkeretten (forvaltningen ved PVS) er også en del af dansk forvaltningsret= • Almindelige danske forvaltningsretlige grundprincipper skal overholdes • (i) Almindelige lighedsprincip/grundsætning • Ensartet fakta skal føre til ensartet retsfølger (lige skal behandles lige) • Hindrer ikke, at myndigheden ændrer generel praksis, • Men – Indtil dette sker er myndighederne for så vidt bundet af egen (reel) praksis (ctr. enkeltstående fejl) • Spørgsmål: Hvornår er tidligere afgørelser reelt analoge og hvornår ikke ? • Spørgsmål: Hvornår udtrykker analoge enkeltafgørelser nugældende (ikke-forladt) praksis, og hvornår udtrykker de enkeltstående ”fejl” ? • Varsomhed med at acceptere PVS’s brug af OHIM standardbegrundelse om ej bundet af egne tidligere afgørelser, ej bundet af egne tidligere fejl m.v. • NB: Den særlige situation OHIM var i fra etableringen af kontoret i april 1996 og til reel praksis manifesterede sig på enkelte områder er meget speciel

12. Varemærkeretten i en nøddeskal • (ii) Forbudet mod skøn under regel • Når lovregler forudsætter, at der skal udøves et forvaltningsretligt skøn, så skal der udøves et konkret skøn med inddragelse af de relevante/saglige kriterier; • Der kan ikke blot træffes automatisk afgørelse på grundlag af egne interne generelt formulerede tommelfingerregler, guidelines m.v. • Begrundelsespligt (FVL § 22) • F.eks. forvekslingsrisiko og særpræg/adskillelsesevne er klassiske skønsprægede afgørelser

13. Varemærkeretten i en nøddeskal • Forvekslingsrisiko: • VML § 15, stk. 1, nr. 2: ” Et varemærke er udelukket fra registrering, hvis…(2) der er risiko for forveksling, herunder at det antages, at der er en forbindelse med det ældre varemærke, fordi det yngre mærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art” • De generelle principper og relevante/saglige kriterier, der skal inddrages er skabt af praksis og i sidste ende af EFD: • F.eks. global helhedsvurdering af FVX rettet mod relevant kundekreds; helhedsindtryk af mærke baseret på visuelle, fonetiske og konceptuelle mærkebillede; vægtning af særprægede elementer; ; kriterier for vurdering af varelighed; interdependence-princip (multiplikationsreglen) m.v.

14. Varemærkeretten i en nøddeskal • Forudsætningen for varemærkerettens eksistens – særpræg/adskillelsesevne – er også en skønspræget afgørelse: • VML § 13, stk. 1 og 2: ”Et varemærke skal for at kunne registreres være af den i § 2 angivne beskaffenhed, herunder have fornødent særpræg. • § 2: ”Et varemærke kan bestå af alle arter tegn, der er egnet til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders…”; • § 13, stk. 2. Følgende varemærker er udelukket fra registrering: • 1) Varemærker, som udelukkende består af tegn eller angivelser, der i omsætningen kan tjene til at betegne varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed, mængde, anvendelse, værdi, geografiske oprindelse, tidspunktet for varens fremstilling eller for præstationen af tjenesteydelsen, eller andre egenskaber ved disse. • 2) Varemærker, som udelukkende består af tegn eller angivelser, som i daglig sprogbrug eller efter almindelig markedsføringsskik udgør en sædvanlig betegnelse for varen eller tjenesteydelsen.” • De generelle principper og relevante/saglige kriterier, der skal inddrages er skabt af praksis og i sidste ende af EFD: • F.eks. reel vurdering rettet mod relevant kundekreds og egnetheden til at adskille hos denne; flere betydninger – en beskrivende betydning indebærer intet særpræg m.v.

15. Varemærkeretten i en nøddeskal • Påpasselighed med at acceptere afgørelser som i begrundelsen udtrykker en generel/automatiseret anvendelse af ordlyd i guidelines o.lign. og ikke et konkret skøn; • Dilemma: Lighedsgrundsætning ctr. skøn-under-regel-forbud

16. Varemærkeretten i en nøddeskal • Varemærkeretten, forvaltningsretten og domstolsprocessen • Krænkelsessager (domstolsvurderingen): • VML § 4, stk. 1, nr. 2: ”Indehaveren af en varemærkeret kan forbyde andre, der ikke har dennes samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af tegn, hvis…(2) tegnet er identisk med eller ligner varemærket, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art, såfremt der er risiko for forveksling, herunder at det antages, at der er en forbindelse med varemærket” = • Registreringssager (forvaltningsakten): • VML § 15, stk. 1, nr. 2: ” Et varemærke er udelukket fra registrering, hvis…(2) der er risiko for forveksling, herunder at det antages, at der er en forbindelse med det ældre varemærke, fordi det yngre mærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art” • VML §§ 13 og 2 finder anvendelse for såvel registrerede som brugsbaserede varemærkerettigheder

17. Varemærkeretten i en nøddeskal • To parallelle sæt af praksis m.v. ? • Nej - dansk forvaltning er underlagt domstolene (GRL §§ 3 og 64 princippet om magtens tre-deling, domstolenes uafhængighed og legalitetsprincippet) • Domstolene kan prøve PVS’ afgørelser (i praksis Ankenævnets); • VML § 46, stk. 1 og 3: ”Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelser efter denne lov kan indbringes for Patentankenævnet (Ankenævnet for Patenter og Varemærker)… Søgsmål til prøvelse af afgørelser truffet af Patent- og Varemærkestyrelsen, som kan påklages til ankenævnet, kan ikke indbringes for domstolene, før ankenævnets afgørelse foreligger.” • Ophævelsessager kan også anlægges ved domstolene (VML § 29) • Krænkelsessagerne - reelt overensstemmende lovregler om forvekslingsrisiko, særpræg m.v. (§ 4 = § 15; §§ 13 og 2, forvekslingsrisiko og særpræg/adskillelsesevne)

18. Varemærkeretten i en nøddeskal • PVS skal anvende/respektere retspraksis (og dansk retspraksis skal respektere EF-praksis) • Sø- og Handelsretten specialværneting for såvel prøvelsessagerne som krænkelsessagerne • Anke til HR

19. Varemærkeretten i en nøddeskal • Stakkels PVS: • Underlagt de danske domstole og de fortolkninger og principper som der fastlægges omkring de materielle regler i VML, • Underlagt EF-Domstolen og de fortolkninger og principper som fastlægges omkring de materielle regler i VM-dir. (og VM-for.) • Underlagt forvaltningsretlige principper om reel skønsudøvelse (forbud mod skøn under regel) - men også det modstridende lighedsprincip, dvs. skal stræbe efter kongruent praksis, hvilket måske bedst opnås ved; • Men opgaven udføres i praksis ret nogenlunde: • Man udarbejder retningslinjer, der tager højde for såvel egen og Ankenævnets praksis som dansk retspraksis som EF-praksis; • Man er opmærksom på jævnligt at følge op og ændre, når ny praksis tilsiger det; • Man udfylder/afviger ifølge konkret vurdering, når retningslinjernes vejledning ikke rammer eller utilstrækkelig og er lydhør overfor synspunkter fra parter, • Ind imellem forsyndes der – kan nok ikke indgåes.

20. Varemærkeretten i en nøddeskal • Begrænsningen/udfordringen ligger særligt i de forskellige rammer for sagsbehandlingen (forskellig arbejdsmetoder) • Vigtige forskelle i sagsbehandlingen/processen • Skriftlig sagsbehandling: PVS tager overvejende stilling til skriftlige fremstillinger – skriftlig procedure/argumenter og dokumentbeviser samt visse egne undersøgelser, • Vs. • Domstolsprocessen er underlagt et mundtlighedsprincip og et princip om fri bevisførelse/bedømmelse – al procedure/argumenter fremsættes mundtligt på dagen og der kan føres ikke-skriftlige beviser – særligt vigtigt er forklaringer ved parter, vidner samt sagkyndige udtalelser/vurderinger indhentet ved syn og skøn under sagen,

21. Varemærkeretten i en nøddeskal • Betydningen af forskellene i sagsbehandlingen ? • Den teoretiske sagsbehandlervurdering ctr. den bevis- og markedsbaserede vurdering kan give konkret forskellige afgørelser selv om der følges ensartet generel ”praksis”/regelfortolkning; • Tilpasning af arbejdsmetode og argumentationsform; • Overvejelse af forumvalg • Ankenævnets placering – Desværre skiftet fra at være en forsmag på domstolsprøvelsen (med mundtlig forhandling og vis mulighed for afhøring) til at være en forlængelse af PVS behandlingen; • I dag reelt aldrig mundtlig forhandling og endog meget restriktiv skriftveksling • Reelt aldrig afhøringer/forklaringer • Vurderingen forbliver dermed en mere teoretisk skrivebordsvurdering (skriftlig screening af PVS’ afgørelse) med risiko for, at borgerne skal til domstolene for at opnå den reelle og markedsbaserede vurdering, som er den korrekte – både ifølge reglerne og ifølge myndighedshirakiet.

22. Varemærkeretten i en nøddeskal 18. april 2012 Advokat Tanya Meedom Sandel, Løje & Partnere tme@sandel.dk