La marque disponible : Examen des décisions majeures de l’année, concernant les motifs relatifs de refus

1. 2005 : UNE ANNEE DE PRATIQUE DE LA MARQUE COMMUNAUTAIRE 15 décembre 2005 La marque disponible : Examen des décisions majeures de l’année, concernant les motifs relatifs de refus Bertrand GEOFFRAY

2. I- Motifs de refus fondé sur l’article 8§1 • A) Comparaison des produits ou services • 1) Produits ou services identiques • 2) Produits ou services similaires • 3) Produits différents • B) Comparaison des signes • 1) La notion de signes identiques • 2) La notion de signes similaires • II- Autres motifs de refus • A) Marque déposée par un agent (article 8§3) • B) Signes antérieurs utilisés dans la vie des affaires (article 8§4) • C) Atteinte à la renommée d’une marque antérieure (article 8§5) Bertrand GEOFFRAY

3. I - Motifs de refus fondé sur l’article 8§1 A- La comparaison des produits ou services Bertrand GEOFFRAY

4. 1) Produits ou services identiques • « Lorsque les produits visés par la marque antérieure incluent les produits visés par la demande de marque, ces produits sont considérés comme identiques ». • « étant donné que la marque antérieure n’était pas soumise à l’obligation d’usage… la comparaison des produits…doit être fondée exclusivement sur leur désignation, telle qu’elle résulte de l’enregistrement  » Bertrand GEOFFRAY

5. 1) Produits ou services identiques • « When article 8(1) (a) CTMR refers to identical goods and services, it makes reference to the nature of the goods and services covered by the signs claimed and not merely to the wording of the specification given » Bertrand GEOFFRAY

6. 2) Produits ou services similaires • « Les couches… et les produits cosmétiques sont vendus dans les mêmes points de vente. Par ailleurs, ces derniers, lorsqu’ils sont destinés à la toilette des jeunes enfants, sont utilisés de manière étroitement associés aux premiers » Bertrand GEOFFRAY

7. 2) Produits ou services similaires Bertrand GEOFFRAY

8. 2) Produits ou services similaires • « …relèvent du public pertinent tant les professionnels du secteur médical (spécialistes, généralistes, pharmaciens) que… les patients » • « Les produits en cause sont de même nature (produits pharmaceutiques) ont la même finalité ou destination (traitement des problèmes de santé humaine), s’adressent aux mêmes consommateurs (professionnels du secteur médical ou patients) et empruntent les mêmes canaux de distribution (pharmacies) » • Le fait que ces produits ne sont ni complémentaires, ni concurrents et qu’ils s’administrent différemment n’excluent pas la possibilité d’un risque de confusion. Bertrand GEOFFRAY

9. 2) Produits ou services similaires • « Les deux catégories de produits servent deux différents aspects de la présentation extérieure des individus, des points de vue utilitaire et esthétique. Néanmoins, en l’absence de toute substituabilité, il n’existe pas de rapport de concurrence entre eux. • Toutefois, les liens entre les finalités respectives ainsi que la réalité commerciale, selon laquelle un nombre considérable de marques bien connues aux consommateurs moyens couvre à la fois des vêtements et des chaussures, sont de nature à instaurer une similitude, quoique faible, entre les produits en cause ». Bertrand GEOFFRAY

10. 2) Produits ou services similaires • Ces produits présentent quelques points communs, (parfois commercialisés dans les mêmes points de vente, et parfois fabriqués dans la même matière : cuir ou simili cuir). • Ainsi, les différences relevées entre les produits en cause (nature, fonction, pas de caractère concurrent ou complémentaire) ne sont pas telles qu’elles excluent, à elles seules, la possibilité d’un risque de confusion, notamment dans l’hypothèse de l’existence d’une identité du signe demandé avec une marque antérieure dont le caractère distinctif est particulièrement fort. Bertrand GEOFFRAY

11. 2) Produits ou services similaires • Les différences entre les produits « …ne sont pas telles qu’elles excluent, à elles seules, la possibilité d’un risque de confusion, notamment dans l’hypothèse de l’existence d’une identité du signe demandé avec une marque antérieure dont le caractère distinctif est particulièrement fort ». Bertrand GEOFFRAY

12. 3) Produits ou services différents • « le simple fait qu’un produit soit utilisé comme pièce, équipement ou composant d’un autre n’est pas suffisant en soi pour prouver que les produits finaux, englobant ces composants, sont similaires, car, notamment, leur nature, leur destination et les clients concernés peuvent être tout à fait différents ». Bertrand GEOFFRAY

13. 3) Produits ou services différents • « Admettre la similitude dans tous les cas où le droit antérieur couvre les ordinateurs, et où les produits ou services désignés par le signe demandé sont susceptibles d’utiliser les ordinateurs, reviendrait assurément à outrepasser l’objet de la protection accordée par le législateur au titulaire d’une marque. • Une telle position conduirait à une situation dans laquelle l’enregistrement des logiciels ou du matériel informatique serait pratiquement susceptible d’exclure l’enregistrement ultérieur de tout type de procédé ou de service électronique ou numérique exploitant ces logiciels ou ce matériel ». Bertrand GEOFFRAY

14. I - Motifs de refus fondé sur l’article 8§1 B- La comparaison des signes Bertrand GEOFFRAY

15. 1) La notion d’identité • « Un signe est identique à la marque lorsqu’il reproduit, sans modification ni ajout, tous les éléments constituant la marque  • ou lorsque, considéré dans son ensemble, il recèle des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen » (CJCE, Aff. C-291/00, 20/03/03, Arthur et Félicie) Bertrand GEOFFRAY

16. a) Signes identiques La différence dans la police de caractères constitue une légère modification qui n’affecte pas de manière substantielle le caractère distinctif de la marque antérieure et ce d’autant que la marque antérieure est une marque verbale présentée dans une légère calligraphie (OHMI, Div Oppo, B712 770, 18/11/05) Bertrand GEOFFRAY

17. b) Signes non identiques Les marques présentent un degré de similarité élevé, mais diffèrent par l’adjonction des lettres S.p.A.. Cet élément n’est pas distinctif, mais, néanmoins, ne peut être ignoré, notamment d’un point de vue visuel (OHMI, 1ère Chambre des recours, R 969/2004-1 1er/07/05) Bertrand GEOFFRAY

18. 2) La notion de similitude • L’appréciation globale du risque de confusion doit « en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques • en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominant de celles-ci » (CJCE, Aff. C-251/95, 11/11/97, Sabel). Bertrand GEOFFRAY

19. 2) La notion de similitude L’interprétation de la Cour de justice dans l’arrêt SABEL a conduit le TPI et l’OHMI à considérer, de manière générale qu’ : • “Une marque complexe et une autre marque, identique à un des composants de la marque complexe, ne peuvent être considérés similaires que si celui-ci constitue l’élément dominant dans l’impression d’ensemble produite par la marque complexe. • Tel est le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci” (voir en ce sens notamment TPI, T-06/01, 23/10/02, Matratzen et TPI, T-385/03, 7/07/05, Biker Miles) Bertrand GEOFFRAY

20. 2) La notion de similitude • “Une telle appréciation ne revient pas à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. • Cependant, cela n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs composants. • Lors de l’appréciation du caractère dominant d’un ou de plusieurs composants… d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants (arrêts précités) Bertrand GEOFFRAY

21. 2) La notion de similitude Un arrêt récent de la Cour de justice vient assouplir cette approche du risque de confusion (CJCE, C-120-04, 6/10/05, LIFE c/THOMSON LIFE) • “La constatation de l’existence d’un risque de confusion ne saurait être subordonnée à la condition que l’impression d’ensemble produite par le signe composé soit dominée par la partie de celui-ci constituée par la marque antérieure (point 32) • Pour conclure à l’existence d’un risque de confusion, « il suffit que, en raison de la position distinctive autonome conservée par la marque antérieure, le public attribue également au titulaire de cette marque l’origine des produits ou des services couverts par le signe composé ». Bertrand GEOFFRAY

22. 2) La notion de similitude Pour qu’un risque de confusion puisse être reconnu dans cette hypothèse, il faut que : • Les produits ou services soient identiques, • La marque antérieure bénéficie d’un pouvoir distinctif normal, • Les signes apparaissent juxtaposés, de telle sorte que le signe repris conserve une position distinctive autonome. Bertrand GEOFFRAY

23. a) Signes similaires : Impression d’ensemble proche Bertrand GEOFFRAY

24. a) Signes similaires : élément dominant l’impression d’ensemble • Les « éléments figuratifs… n’occupent pas d’un, point de vue visuel, une place équivalente à celle des éléments verbaux » • « L’image de la route encerclée… est peu distinctive pour des produits destinés à la circulation routière » • « le mot « biker » est descriptif par rapport aux produits pour motocyclistestandis que le mot « miles » n’a pas de caractère descriptif » Bertrand GEOFFRAY

25. a) Signes similaires : élément dominant l’impression d’ensemble Bertrand GEOFFRAY

26. a) Signes similaires : élément dominant l’impression d’ensemble Bertrand GEOFFRAY

27. a) Signes similaires : élément dominant l’impression d’ensemble • Il n’est pas usuel « d’ajouter le terme «‑park» au mot «Schuh» pour designer en allemand un point de vente de chaussures étendu, de taille comparable à un « Park », au sens utilisé pour désigner un «Möbelpark» ou un «Wagenpark» ». Le terme Schupark est donc normalement distinctif • Le public attribuera au terme JELLO, « le sens du mot anglais « yellow »… Une telle signification amoindrit considérablement sa force distinctive par rapport à «Schuhpark ». Bertrand GEOFFRAY

28. a) Signes similaires : élément dominant l’impression d’ensemble • « La perception des signes constitués de noms de personne peut varier dans les différents pays de la Communauté européenne. • Pour savoir si, dans un pays déterminé, le public pertinent attribue généralement plus de caractère distinctif au nom de famille qu’au prénom, la jurisprudence de ce pays, bien qu’elle ne soit pas contraignante pour les instances communautaires, peut fournir des indications utiles ». • « la jurisprudence italienne considère généralement que le nom constitue le cœur d’un signe composé d’un prénom et d’un nom ». • Il est admis par les parties « que le nom « Fusco » ne figure pas parmi les noms les plus répandus en Italie » Bertrand GEOFFRAY

29. a) Signes similaires : aucun élément du signe contesté ne domine à lui seul l’impression d’ensemble • « aucun des deux éléments « west » et « life » n’apparaît clairement comme l’élément dominant de la marque » . • « il serait artificiel de considérer que le terme « west » est dominant au motif qu’il constitue le premier élément de la marque demandée». • « le terme « west » n’est pas descriptif des produits et services en cause ni même de leurs qualités » • Le fait que la marque WESTLIFE soit « constituée exclusivement par la marque antérieure West, à laquelle un autre mot, « life », est accolé, constitue une indication de la similitude entre les deux signes » Bertrand GEOFFRAY

30. a) Signes similaires : faible degré • « Les signes présentant quelques ressemblances, mais aussi des éléments de différence, le degré de similitude dépend de la question de savoir si l’élément commun, à savoir le mot « Rossi », en constitue l’élément distinctif et dominant » . • « le mot « Rossi » occupe la seconde place dans les signes en cause et il n’est en aucune manière mis en évidence dans lesdits signes ». • « à supposer que les mots « miss » et « Sissi » aient une influence égale à celle du mot « Rossi », les éléments de différence sont suffisants pour réfuter la thèse de la requérante selon laquelle la similitude des signes doit être qualifiée d’importante» Bertrand GEOFFRAY

31. b) Signes différents • « les signes en cause… présentent, tout au plus, une très faible similitude visuelle et une certaine similitude phonétique » • Les «différences conceptuelles peuvent neutraliser, dans certaines circonstances, les similitudes visuelles et phonétiques... • Une telle neutralisation requiert qu’au moins l’un des signes en cause ait, dans la perspective du public pertinent, une signification claire et déterminée, de sorte que ce public est susceptible de la saisir immédiatement » . Bertrand GEOFFRAY

32. b) Signes différents • « le terme « mobilix » peut être facilement perçu comme faisant référence à quelque chose de mobile… le terme « obelix », quant à lui, même si le nom a été enregistré comme une marque verbale… sera aisément identifié par le public moyen au personnage corpulent de la série de bande dessinée, largement connue dans l’ensemble de l’Union européenne…». • « les signes en conflit ne peuvent pas être considérés comme … similaires, le fait que la marque antérieure est largement connue ou qu’elle jouit d’une renommée dans l’Union européenne ne peut pas affecter l’évaluation globale du risque de confusion ». Bertrand GEOFFRAY

33. b) Signes différents • Les signes ne présentent pas de similitude visuelle (différences entre les termes KINNIE et KINJI, différences liées aux autres éléments figuratifs de la demande) • Conceptuellement, compte tenu des éléments figuratifs de la demande, « on peut s’attendre à ce que ces éléments suggèrent, dans l’esprit de celui qui les perçoit, que la marque et les produits en question ont un lien avec la nature ou avec la vie sauvage ». Bertrand GEOFFRAY

34. b) Signes différents • Phonétiquement, il existe une certaine similitude entre les termes KINNIE et KINJI. • Toutefois, les «différences visuelles et conceptuelles neutralisent clairement leur similitude phonétique » • En effet, « le degré de similitude phonétique…est d’une importance réduite dans le cas de produits commercialisés d’une telle manière que, lors de leur achat, le public…perçoit habituellement la marque… de manière visuelle ». • Or, « même si les bars et les restaurants sont des filières de vente non négligeables des produits de la requérante, les bouteilles y sont généralement exposées sur des rayons derrière le comptoir »de sorte que le consommateur peut les examiner visuellement Bertrand GEOFFRAY

35. b) Signes différents • S’agissant enfin du caractère distinctif intrinsèquement élevé de la marque antérieure, le TPI estime que, « bien que la marque KINNIE soit incontestablement originale, la requérante n’a pas fourni la moindre preuve établissant que sa marque possède un caractère distinctif élevé. • Elle s’est contenté d’invoquer le fait qu’il s’agit d’un nom de pure invention pour exiger qu’il soit tenu compte de son caractère distinctif élevé » Bertrand GEOFFRAY

36. b) Signes différents • « la représentation du plat rond doit être considérée comme étant clairement le composant dominant de la marque demandée… et qu’il n’a aucun point commun avec la marque antérieure ». • Le risque de confusion est donc inexistant, malgré l’identité des produits. Dès lors, « il n’y a plus lieu de se prononcer sur le caractère distinctif de la marque antérieure ». Bertrand GEOFFRAY

37. b) Signes différents • Les signes ne présentent pas de similitude visuelles et phonétiques • « Sur le plan conceptuel, « le mot anglais Shark se traduit par le mot Hai en allemand • Il est donc probable que les personnes qui parlent ces langues comprennent ces mots comme signifiant Requin, notamment le public ciblé constitué de jeunes gens. • C’est aussi le cas des personnes qui n’identifient pas immédiatement le mot anglais Shark mais qui comprennent sa signification lorsqu’elle voient l’image du requin ». Bertrand GEOFFRAY

38. b) Signes différents • « Les différences visuelles et phonétiques importantes entre les marques… sont de nature à neutraliser dans une large mesure leur similitude conceptuelle, nécessitant une traduction préalable. • En effet, le degré de similitude conceptuelle est d’une importance réduite dans le cas où le public pertinent , lors de l’achat, est amené à voir et à prononcer le nom de la marque » Bertrand GEOFFRAY

39. II – Autres motifs de refus A- Marque déposée par un agent (article 8§3) Bertrand GEOFFRAY

40. Conditions de mise en œuvre de l’article 8§3 : • Preuve que l’opposant est titulaire de la marque, • Le déposant est l’agent ou le représentant du titulaire, • Le dépôt est effectué au nom de l’agent, • Le dépôt a été effectué sans le consentement du titulaire, • L’agent ne peut justifier son action, • Les marques sont identiques ou présentent un degré élevé de similarité, • Les produits sont identiques ou présentent un degré élevé de similarité Bertrand GEOFFRAY

41. (OHMI, Div. Opp. N° B 712 770, 18/11/05) Bertrand GEOFFRAY

42. II – Autres motifs de refus B- Signes antérieurs utilisés dans la vie des affaires (article 8§4) Bertrand GEOFFRAY

43. Conditions de mise en œuvre de l’article 8§4 : • Existence d’une marque antérieure non enregistrée ou d’un signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, • Selon la législation communautaire ou le droit de l’État membre applicable à ce signe: • les droits sur ce signe ont été acquis avant la date de dépôt ou de priorité de la CTM, • Ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente Ces trois conditions sont cumulatives Bertrand GEOFFRAY

44. « Rights which are invoked under…article 8(4) are subject to an obligation to be used in the course of trade irrespective of whether the national law requires use or not ». • « …use of a sign in the course of trade is a requirement for the applicability of this article in the same way as the existence of a right under the national legal system is a requirement» • «…the opponent has not been able to show use of the sign Dr. No in relation to the goods in question » Bertrand GEOFFRAY

45. Pour justifier de l’existence d’un signe utilisé dans la vie des affaires l’opposante avait produit notamment les éléments suivants: • Un document attestant de ce qu’elle était co-titulaire des droits d’auteur sur le film Dr. No, • Des documents établissant que le film Dr. No était commercialisé en DVD, • Un article montrant la première page d’une bande dessinée comportant les termes Dr.No, • Des extraits de sites Internet où étaient mentionnés les termes Dr.No, • Des données relatives au chiffre d’affaire réalisé par le film Dr.No, • Des articles de presse • La Chambre de recours a estimé que ces éléments ne démontraient pas une utilisation du signe Dr. No dans la vie des affaires, c’est à dire en tant que signe distinctif. • Elle a notamment indiqué que si en théorie le titre d’un magazine peut être perçu comme un signe distinctif, tel n’était pas le cas en l’espèce. En effet, sur la bande dessinée produite, la marque est DC et non Dr.No, celui-ci indiquant seulement au lecteur que l’histoire concerne le personnage de Dr. No. Bertrand GEOFFRAY

46. II – Autres motifs de refus C- Atteinte à la renommée d’une marque antérieure (article 8§5) Bertrand GEOFFRAY

47. Conditions de mise en œuvre de l’article 8§5 : • La marque demandée doit être identique ou similaire à la marque antérieure, • La marque antérieure bénéficie d’une renommée dans le territoire où elle est protégée • L’usage sans juste motif de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou lui porte préjudice. Ces trois conditions sont cumulatives Bertrand GEOFFRAY

48. «…le but de l’article 8(5)… n’est pas d’empêcher l’enregistrement de toute marque identique à une marque renommée ou présentant des similitudes avec celles-ci». • « …le titulaire n’est pas tenu de démontrer… une atteinte effective et actuelle à sa marque. Il doit toutefois apporter des éléments permettant de conclure prima facie un risque futur non hypothétique du profit indu ou du préjudice » • «…l’existence d’un lien entre la marque demandée et la marque antérieure est une condition essentielle… » • « plus le caractère distinctif et la renommée de la marque antérieure seront importants, plus l’existence d’une atteinte sera aisément admise » Bertrand GEOFFRAY

49. Sur le préjudice porté au caractère distinctif de la marque antérieure • « Ce préjudice est constitué dès lors que la marque antérieure n’est plus en mesure de susciter une association immédiate avec les produits pour lesquelles elle est enregistrée et employée » • En l’espèce, le TPI estime que l’opposante n’a pas démontré qu’un tel préjudice existe. • Le TPI constate au contraire que le terme SPA est « fréquemment utilisé pour désigner la ville belge de SPA… le circuit automobile de Spa- Francorchamps ou, de manière générale, des espaces dédiés à l’hydrothérapie… » Bertrand GEOFFRAY

50. Sur le préjudice porté à la renommée de la marque antérieure • « Ce préjudice est constitué lorsque les produits pour lesquels la marque est demandée et utilisée sont ressentis par le public d’une manière telle que la force d’attraction de la marque antérieure en est diminuée » • En l’espèce, le TPI estime que l’opposante n’a pas démontré qu’un tel préjudice existe. • Le TPI constate qu’il « n’existe aucun antagonisme entre les produits et services visés par les marques …et il est peu probable que la marque SPA-FINDERS ternisse l’image de la marque SPA » (contra, voir 1ère Ch de Rec. OHMI, Hollywood, 25/04/01). Bertrand GEOFFRAY